ECLI:NL:HR:2006:AZ1081

Uitspraak

22 december 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/200HR

RM/MK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.A.A. van Wijngaarden,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GMBH & CO.KG (voorheen SAIER GmbH & Co.),

gevestigd te Alpirsbach-Peterzell,

Duitsland,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie – verder te noemen: [eiseres] – heeft bij exploot van 3 juli 2000 verweerster in cassatie – verder te noemen: Saier – gedagvaard voor de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Voor zover thans nog van belang heeft [eiseres] gevorderd te verklaren voor recht dat zij met haar emmers van het type GAR en Foodline geen inbreuk maakt op de Nederlandse en Duitse delen van het Europees Octrooi 0565967 ten name van Saier.

Saier heeft de vordering bestreden en harerzijds in reconventie – kort samengevat en voor zover thans van belang – gevorderd [eiseres] te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi in de in het octrooi gedesigneerde landen, alsmede [eiseres] te veroordelen tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat of tot winstafdracht. Voorts heeft Saier diverse nevenverboden en -bevelen gevorderd.

[Eiseres] heeft de vorderingen in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 10 juli 2002 in conventie de vorderingen van [eiseres] afgewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van Saier (grotendeels) toegewezen, voor zover zij betrekking hebben op Nederland en Duitsland. Wat betreft Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Liechtenstein heeft de rechtbank haar beslissing aangehouden in verband met een in Frankrijk aanhangig geding.

Tegen dit vonnis heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ‘s-Gravenhage. Saier heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en haar eis vermeerderd.

Bij arrest van 10 februari 2005 heeft het hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in conventie:

– voor recht verklaard dat [eiseres] door productie en verhandeling van haar emmers van het type Foodline geen inbreuk maakt op het Nederlandse en Duitse deel van het Europese octrooi 0.565.967.B2 ten name van Saier;

– het meer of anders door [eiseres] gevorderde afgewezen.

Voor zover in cassatie van belang heeft het hof in reconventie, in de hoofdzaak, [eiseres] geboden met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest iedere inbreuk op Europees octrooi 0.565.967.B2 in alle gedesigneerde landen te staken op straffe van een dwangsom. Voorts heeft het hof, naast enkele nevenveroordelingen, [eiseres] veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of, voorzover het Nederland en/of Oostenrijk betreft en naar keuze van Saier, de door [eiseres] met de inbreukmakende handelingen genoten winst aan Saier af te dragen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Saier heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Saier heeft ter griffie van de Hoge Raad een exemplaar van [eiseres]’s emmer type GAR-II gedeponeerd.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

Bij brief van 19 oktober 2006 heeft mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, namens [eiseres] op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Saier is houdster van het Europees octrooi nr. 0 565 967 B2 dat betrekking heeft op een uit kunststof vervaardigde emmer met deksel. De verlening van dit octrooi, dat gelding heeft in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Liechtenstein, is gepubliceerd op 26 juli 1995.

(ii) Conclusie 1 van het octrooi luidt:

“Topfförmiges Gefäß, insbesondere Eimer (1), mit einem Deckel (6), dessen Rand (5) mit einem an dem Gefäßrand (3) angeformten und nach außenhin vorstehenden Befestigungsflansch (4) oder dergleichen rastend verbindbar ist, wobei in der Raststellung des Deckels (6) eine an dessen umlaufenden Rand (5) angeformte, nach innen vorste-hende Leiste (13) satt und dichtend um die Außenkante (18) des Befestigungsflansches (4) herumgreift und an dem Gefäßrand (3) mindestens ein Werkzeug (14) zum Lösen des Deckels (6) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass als Werkzeug eine an dem Gefäßrand (3) angelenkte Lasche (14) vorgesehen ist, die durch eine Schwenckbewegung aus einer dem Gefäß nahen Sperrstellung nach außen den Deckelrand (5) in diesem Bereich nach außen über die Außenkante (18) hinweg in eine freigebende Lösestellung anhebt, wobei die mit der Leiste (13) zusammenwirkende Wirkfläche (Außenseite 21) der Lasche (14) in deren Sperrstellung vom Drehpunkt (Filmscharnier 15) der Lasche (14) fort von der Längsachse des Gefäßes beabstandet ist und wobei mindestens die eine der beiden den jeweils benachbarten Stirnkanten (26) der beiden Enden des Befestigungsflansches (4) gegenüberstehenden Kanten (25) der Lasche (14) mit dem zugehörigen Flanschende (26) über dünnwandige, als Originalitäts-Verschluß dienende und damit leicht abreißbare Kunststoffstege (27) oder einen durchgehenden Kunststofffilm verbunden ist.”

(iii) Tegen het octrooi is door [eiseres] een oppositie- en beroepsprocedure bij het Europees Octrooibureau gevoerd, waarbij het octrooi deels is gehandhaafd en conclusie 1 is komen te luiden als hiervoor onder (ii) vermeld.

(iv) [Eiseres] brengt in Nederland en Duitsland kunststof emmers met deksel op de markt van het type “GAR” en “Foodline”. Deze emmers zijn voorzien van een, door scheurbare verbindingen met de emmer verbonden, lip die omhoog kan worden bewogen.

3.2 [Eiseres], die zich op het standpunt stelt dat haar emmers niet inbreukmakend zijn nu de sluiting daarvan zodanig is dat deze met vingerkracht losgenomen kan worden, zodat bij die emmers geen sprake is van “satt und dichtend herumgreifen” als bedoeld in conclusie 1, heeft zich tot de rechtbank gewend en gevorderd voor recht te verklaren dat zij met haar emmers van het type “GAR” en “Foodline” geen inbreuk maakt op het octrooi van Saier. De rechtbank heeft die vordering afgewezen en heeft daarentegen Saiers reconventionele inbreukvordering toegewezen zoals hiervoor onder 1 vermeld.

3.3 In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat de emmers van het type “GAR” inbreuk maken op het octrooi, maar de emmers van het type “Foodline” niet. Daarom heeft het hof de in conventie door [eiseres] gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de emmers van het laatstgenoemde type toegewezen. In reconventie heeft het hof, in verband met de inbreuk door de emmers van het type “GAR”, kort gezegd, [eiseres] bevolen iedere inbreuk op het octrooi van Saier in alle gedesigneerde landen te staken en haar veroordeeld tot vergoeding van de schade die Saier sedert 19 mei 2000 ten gevolge van [eiseres]’s inbreukmakende handelingen heeft geleden.

3.4 Voor haar standpunt dat de in conclusie 1 voorkomende uitdrukking “satt und dichtend” ziet op een deksel dat dusdanig goed sluit dat het niet of nauwelijks mogelijk is om het met de hand, dat wil zeggen: zonder hulpmiddelen, los te halen beriep [eiseres] zich onder meer op het octrooi zoals dit oorspronkelijk is verleend (de B1 publicatie) en op het oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Het hof heeft dit standpunt in zijn rov. 9 als volgt verworpen:

“Het woordenboek (productie 28 van [eiseres]) geeft aan dat de door [eiseres] gevonden omschrijving van “satt”, te weten “eng (anliegend), knapp, straff”, een Zwitserse variant is. Het hof acht weinig aannemelijk dat deze variant door Saier of haar op het voorblad van het octrooi vermelde octrooigemachtigde (beiden Duits) daadwerkelijk bedoeld is, maar veeleer dat met “satt” bedoeld is “voldoende”, “volledig” en dat “satt” derhalve niets zegt over de sterkte van de sluiting. [eiseres] voert geen passages uit de beschrijving aan die in tegenspraak zouden zijn met een dergelijke uitleg. [eiseres] beroept zich wel op de B1 publicatie, maar naar het oordeel van het hof is de B1 publicatie niet ter zake doende. Dit oordeel wordt gesteund, en dat geldt ook voor de verwijzingen van [eiseres] naar de oppositiebeslissing, door het feit dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen, omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft (vgl. HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, m.n. DWFV). Ten overvloede merkt het hof op, dat als men desondanks de uitspraak van de oppositiedivisie beziet, en men ziet daarin als verduidelijking het door [eiseres] geciteerde “mit Fingerkraft allein kaum zu lösender Sitz des Deckels auf dem Gefässrand”, dit niet tot de conclusie leidt dat het deksel in het geheel niet met de hand maar slechts met de als werktuig dienende lip kan worden geopend.”

3.5.1 Onderdeel I keert zich tegen het oordeel van het hof dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft. Het klaagt in de eerste plaats dat dit oordeel onjuist is en betoogt daartoe: wanneer de van inbreuk beschuldigde derde zich met een beroep op het verleningsdossier (in dit geval: op de B1 publicatie en op het oordeel van de Technische Kamer van Beroep) verweert met de stelling dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi (B1) niet geclaimd had, bestaat er altijd aanleiding om het verleningsdossier te raadplegen teneinde de juistheid van die stelling te verifiëren.

3.5.2 Met betrekking tot de vraag of en, zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.16-4.21, onder de Verdragsluitende Staten van het EOV geen eenduidige opvatting.

In zijn hiervoor vermelde arrest van 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391 heeft de Hoge Raad, naar aanleiding van een klacht die gericht was tegen de opvatting van het hof dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verleningsdossier wel – tot op zekere hoogte – tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geval mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van octrooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi, voor zover thans van belang het volgende overwogen:

“De klacht is in zoverre gegrond dat ‘s Hofs opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel,doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voorderden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.”

3.5.3 De in voormeld arrest neergelegde, en in HR 12 november 2004, nr. C03/161, NJ 2004, 674, herhaalde, regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet – zoals uit het zinsverband (“dan ook”) duidelijk wordt – op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi. Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier. Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit HR 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, waarin is geoordeeld (rov. 3.5) dat derden slechts mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede gronden bestaan. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door [eiseres] gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had. De rechtsklacht van onderdeel I slaagt.

3.6 Onderdeel II, dat zich keert zich tegen rov. 12 voor zover het hof daarin oordeelt dat de uitleg die het in rov. 9 heeft gegeven aan de woorden “satt und dichtend” (“satt” zegt, anders dan [eiseres] – volgens wie die woorden zien op een deksel dat dusdanig goed sluit dat het niet goed mogelijk is om het met de hand (dat wil zeggen: zonder hulpmiddelen) los te halen – betoogt, niets over de sterkte van de sluiting), niet wordt beperkt door de door [eiseres] aangevoerde stand der techniek, behoeft geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te ‘s-Gravenhage van 10 februari 2005;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof;

veroordeelt Saier in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 444,11 aan verschotten en € 2.600,– voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 22 december 2006.