ECLI:NL:RBNHO:2024:7175

Uitspraak

RECHTBANK Noord-Holland

Civiel recht

Zittingsplaats Haarlem

Zaaknummer: C/15/339143 / HA ZA 23-248

Vonnis van 22 mei 2024

in de zaak van

ENERGY INVESTMENT COMPANY EIC BV,

te Heemstede,
2. UCCELLI HOLDING B.V.,

te Amsterdam,
3. GREAT HORIZON B.V.,

te Tiel,

eisende partijen,

hierna samen te noemen: EIC, Uccelli en Great Horizon, gezamenlijk: EIC c.s.,

advocaat: mr. D.J.M. Lange te Haarlem,

tegen

REFLEXY NEDERLAND B.V.,

te Winkel,
2. [gedaagde 2],

te [plaats 1],
3. SPECTRUM ENERGY HOLDING B.V.,

te Winkel,

gedaagde partijen,

hierna samen te noemen: Reflexy, [gedaagde 2] en Spectrum, gezamenlijk: Reflexy c.s.,

advocaat: mr. J. de Koning te Amsterdam.

De zaak in het kort

1.1.Partijen zijn een samenwerking aangegaan voor de exploitatie van octrooiproducten en hebben daartoe samen EIC opgericht. EIC heeft van Reflexy een exclusieve, niet-opzegbare licentie verkregen voor deze octrooiproducten. EIC c.s. stellen dat Reflexy c.s. de exploitatie van de octrooiproducten door EIC tegenwerken, de exclusiviteit van de licentieovereenkomst hebben geschonden door de octrooiproducten in gebruik te geven aan een derde, en daardoor het non-concurrentie- en geheimhoudingsbeding in de aandeelhoudersovereenkomst hebben overtreden, waardoor Reflexy c.s. boetes zijn verschuldigd. EIC c.s. vorderen nakoming van de licentie- en aandeelhoudersovereenkomst en betaling van de boetes.

1.2.De rechtbank wijst deze vorderingen af, omdat niet is gebleken dat Reflexy op grond van de licentieovereenkomst verplicht is te helpen bij de exploitatie van de octrooiproducten. Ook hebben Reflexy c.s. voldoende toegelicht dat zij de exclusiviteit van de licentieovereenkomst en het non-concurrentiebeding van de aandeelhoudersovereenkomst niet hebben geschonden, maar dat [gedaagde 2] de samenwerking met de derde is aangegaan in de hoedanigheid van bestuurder van EIC.

1.3.In reconventie vorderen Reflexy c.s. dat de rechtbank een beslissing neemt over de gevolgen van de licentieovereenkomst voor eventuele toekomstige uitvindingen van [gedaagde 2]. Die vordering is te onbepaald en wordt afgewezen. Ook de gevorderde aanvulling van de licentieovereenkomst vanwege de gestelde onaanvaardbare gevolgen wordt afgewezen, omdat daarvoor geen grondslag bestaat. De verklaring voor recht over het vaststellen van de koopprijs van de aandelen EIC van Spectrum is wel toewijsbaar, omdat die vordering in overeenstemming is met de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst.

De procedure

2.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

– het tussenvonnis van 6 december 2024 waarin een mondelinge behandeling is gelast, en de daarin genoemde stukken;

– de door Reflexy c.s. in het geding gebrachte aanvullende producties 20 tot en met 22;

– de akte wijziging van eis tevens houdende overlegging producties met producties 27 tot en met 30 van EIC c.s.;

– de mondelinge behandeling van 11 april 2024, waar de advocaten een pleitnota respectievelijk spreekaantekeningen hebben voorgedragen en waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

2.2.Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

De feiten

Oprichting EIC en managementovereenkomst

3.1.
[gedaagde 2] heeft een drietal uitvindingen gedaan die zijn geoctrooieerd (dan wel waarvoor een octrooiaanvraag is gedaan). Het gaat om de volgende producten (hierna: de octrooiproducten):

Een verwarmingssysteem dat een alternatief vormt voor een cv-ketel of warmtepomp, waarbij vloeistof door een buis stroomt die door een infraroodlamp wordt verwarmd, met de naam IRIS;

Een verwarmer voor gebruik in de industrie (bijvoorbeeld ovens), met de naam Vortex;

Een wand- en gevelsysteem dat een alternatief kan vormen voor het verwarmen van gebouwen en isoleren van gevels, met de naam Isoconcept.

3.2.De octrooirechten van de octrooiproducten worden gehouden door Reflexy. De aandelen in Reflexy worden gehouden door Spectrum. Spectrum is een vennootschap waarvan [gedaagde 2] de bestuurder en enig aandeelhouder is.

3.3.In verband met de exploitatie van de octrooirechten heeft [gedaagde 2] op 20 december 2021 samen met de heer [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) EIC opgericht. De aandeelhouders van EIC zijn Spectrum voor 50% en Uccelli (een vennootschap waarvan [betrokkene 1] de enig (indirect) aandeelhouder en bestuurder is) voor (inmiddels) 40%. De overige 10% van de aandelen in EIC wordt gehouden door Great Horizon, een vennootschap waarvan de heer [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]) de bestuurder en enig aandeelhouder is.

3.4.
[betrokkene 1] is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van EIC. Daarnaast is [gedaagde 2] gezamenlijk bevoegd bestuurder van EIC.

3.5.Tussen EIC en Spectrum is een managementovereenkomst gesloten, gedateerd 20 december 2021, waarin onder meer het volgende is vermeld:

“Bij besluit van de directie van EIC is aan Spectrum de opdracht verstrekt om aan EIC diensten op het gebied van haar statutaire doelstelling en alles wat daarmee (in) direct verband houdt, te verlenen. Als zodanig heeft zij alle rechten en verplichtingen, taken en bevoegdheden, die nodig zijn voor de optimale uitvoering en invulling van de haar verstrekte opdracht.”

Licentieovereenkomst

3.6.Reflexy en EIC hebben op 20 december 2021 een licentieovereenkomst gesloten voor de octrooiproducten. Daarin is Reflexy aangeduid als partij 1 en EIC als partij 2 en is onder meer het volgende bepaald:

“1 Licentie

1.1
Partij 1 verleent aan partij 2 het recht om het Product voor rekening van partij 2 te (laten) produceren en te (laten) verhandelen en al datgene te doen dat wat nodig is om het Product te vercommercialiseren, althans te exploiteren, zonder enige beperking naar plaats, land en/of tijd.

Het licentierecht is exclusief, wat betekent dat partij 1 niet het recht heeft om het Product, al dan niet via een licentiecontract, aan derden aan te bieden of daarmee een overeenkomst te sluiten, of zelf te exploiteren.

(…)

1.7
De licentie omvat naast alle huidige bekende en onbekende, ook alle toekomstige ontwikkelingen en toepassingen van het Product.

2 Modificatie

2.1
Het is partij 2 niet toegestaan om enige wijziging aan het Product aan te ( laten) brengen, waardoor het patent van partij 1 omzeild of teniet gedaan zou kunnen worden, een en ander behoudens schriftelijke toestemming van partij 1.

2.2
Ditzelfde geldt voor iedere technische aanpassing van het Product.

2.3
Partij 1 verkrijgt het niet-exclusieve recht op de door en voor partij 1 ontwikkelde technologische verbeteringen.

3 Royalty

Partij 2 is voor de haar verleende licentie aan partij 1 een royalty verschuldigd,

die als volgt zal worden berekend:

a eenmalige vergoedingen: 50% van de eenmalige betalingen op alle met derde

partijen gesloten sub-licentie contracten, een en ander met een te betalen maximum

van (cumulatief) € 250.000; plus

b royalties: 10% van door derden aan Partij 2 verschuldigde royalties. uitdrukkelijk

uitgezonderd eventuele eenmalige vergoedingen zoals omschreven onder a

hierboven, als vergoeding voor het gebruik van de licentie waarvoor Partij 2 die

derde in welke vorm dan ook een sub-licentie heeft verstrekt.

Het genoemde percentage van 10% neemt telkens af met 1%-punt nadat die totale

opbrengst waarover dit percentage wordt berekend (opnieuw) een bedrag van

€ 1.000.000 heeft bereikt. Over de opbrengst boven € 10.000.000 blijft de royalty

vast staan op 1% van alle verdere opbrengsten. (…)

Partij 1 heeft pas recht op de in artikel 3.1 genoemde royalties op het moment dat Partij

2 van derden daadwerkelijke betaling daarvan ontvangen heeft.

Partij 2 is gehouden om alle voor de controle van de juiste uitvoering van de berekening

benodigde documentatie te verzamelen en aan partij 1, dan wel door haar aangewezen

deskundigen, op eerste verzoek ter inzage te verstrekken.

(…)

5 Looptijd

5.1
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd

Tussentijdse opzegging door een partij is uitgesloten, behalve indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat Partij 1 geen rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten op (onderdelen van) het Product is.

(…)

7 Boetebeding

Wanneer een partij één of meer bepalingen van deze overeenkomst, ondanks schriftelijke in gebreke stelling niet nakomt, zal deze partij ten behoeve van de andere partij een boete verbeuren van € 200.000 per overtreding, te vermeerderen met € 25.000 per dag waarop de overtreding voortduurt, zonder enig maximum.”

Aandeelhoudersovereenkomst

3.7.Op 25 februari 2022 is tussen de aandeelhouders van EIC (Spectrum, Uccelli en Great Horizon) een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Daarin is, onder meer, het volgende bepaald:

“II aanbiedingsverplichting

(…)

3 Een Partij zal alle in haar bezit zijnde aandelen te koop aanbieden en leveren aan de

andere Partij tegen de volgens lid 6 bepaalde prijs voor de aandelen, en wel in de

volgende gevallen:

a. indien zij haar actieve betrokkenheid bij de Vennootschap beëindigd heeft, bijvoorbeeld bij vrijwillige (ter voorkoming van eventuele misverstanden: zonder dat er sprake is van enig conflict) beëindiging van de tussen de Vennootschap en die partij of haar directie gesloten managementovereenkomst, dan wel bij ziekte langer dan 12 maanden van en na overlijden van de heer [gedaagde 2]. de heer [betrokkene 1] of de heer [betrokkene 2]; of

b. de Vennootschap de managementovereenkomst beëindigt of wil beëindigen wegens (als ware sprake van een arbeidsovereenkomst) redenen die in lijn liggen met de redenen als bedoeld in art. 7:678 BW dan wel 7:669 lid 3 sub e, g, h, of i BW én sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van een partij bij de managementovereenkomst, of

c. een Partij niet langer bestuurder is van de Vennootschap én sprake is van een grond als onder b van dit Artikel, of

d. een Partij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een

soortgelijke regeling van toepassing wordt, of

e. een Partij haar stemrecht niet meer kan uitoefenen, of

f. indien de directie van die Partij niet meer uitsluitend wordt gevoerd door degene die de directie voert ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst; dan wel

g. indien het belang bij die Partij geheel of gedeeltelijk overgaat (vanwege een activa of aandelentransactie) naar een derde;

h. bij overtreding van een van de verboden van artikel VII.; of

i. voor partij 1: indien de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen het octrooi dan wel de octrooien waarvan de Vennootschap de licentie heeft verkregen van Reflexy Nederland B.V., aan een derde (niet zijnde een Partij) worden verkocht dan wel overgedragen, althans niet meer ter vrije beschikking staan van Reflexy Nederland B.V., dan wel indien Reflexy Nederland B.V. middels een aandelen of activa-transactie geheel of gedeeltelijk aan een derde wordt verkocht;

(…)

6. De verkoopprijs als bedoeld in lid 1 is:

a. de alsdan geldende waarde in het economische verkeer;

b. indien partijen geen overeenstemming bereiken over de waarde van die aandelen zal de waarde worden bepaald op de wijze als beschreven in de statuten van de Vennootschap;

c. indien de verplichting tot aanbieding ontstaat op grond van artikel 1 lid 1 sub b tot en met e en g en h van deze overeenkomst wordt de verkoopprijs bepaald op het evenredig deel van het eigen vermogen van de Vennootschap per ultimo van het voorafgaande boekjaar, zoals opgemaakt door de externe accountant van de Vennootschap. (…)

VII non-concurrentie en geheimhouding

1. Het is Partijen, inclusief hun uiteindelijke belanghebbende (
“UBO”
). verboden om gedurende de periode dat zij aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap en gedurende een periode van 2 (twee) jaar daarna,

zelf in enige vorm een onderneming, die concurrerende of vergelijkbare activiteiten ontplooit waar ook ter wereld op het terrein van de activiteiten van de Vennootschap zoals die door de Vennootschap alsdan worden ontplooid, te vestigen, ondersteunen, drijven, meedrijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, dan wel financieel of in welke vorm dan ook bij een zodanige onderneming belang te hebben, of daarin of daarvoor op enige wijze werkzaam te zijn;

(direct of indirect) klanten, afnemers, leveranciers en andere relaties van de Vennootschap ertoe bewegen of trachten te bewegen hun verhouding met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk op een voor de Vennootschap nadelige wijze te wijzigen, te beëindigen of niet (actief) voort te zetten;

enige persoon in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, die op enig tijdstip in een periode van 3 jaar voordien in dienst is geweest van of werkzaam is geweest voor de Vennootschap.

2. Iedere Partij verplicht zich, ook nadat zij om welke reden ook opgehouden heeft

aandeelhouder te zijn, geen geheime of vertrouwelijke gegevens omtrent de Vennootschap en haar onderneming of haar relaties te openbaren. (…)

X boetebeding

1. Wanneer een Partij één of meer van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen, op de overtreding waarvan geen afzonderlijke boete is gesteld, niet nakomt zal deze ten behoeve van de andere Partijen een boete verbeuren van € 100.000 per overtreding, plus € 10.000 per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere Partijen nakoming en / of schadevergoeding te vorderen.

De boete is dadelijk en ineens verschuldigd door het enkele verzuim, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn.”

3.8.De aandeelhoudersovereenkomst is mede door [betrokkene 1], [gedaagde 2] en [betrokkene 2] in persoon ondertekend, waarbij is vermeld: “i.v.m. art. VII”.

Periode december 2021 tot december 2022

3.9.Om de octrooiproducten te kunnen exploiteren moeten zij eerst getest en gecertificeerd worden. Daarvoor is noodzakelijk dat een onderdelenlijst beschikbaar komt en twee testmodellen van het product worden gebouwd.

3.10.Op 20 april 2022 heeft [betrokkene 1] aan [betrokkene 2] en [gedaagde 2] een e-mail gestuurd met onder meer de volgende inhoud:

“We kunnen stellen dat de meeting van afgelopen 14 april eindelijk de deur heeft geopend voor serieuze actiepunten alle kaarten op tafel en gas er op.

We hebben een besluit genomen dat we binnen de door ons gestelde 5 hoofdpunten van belang, om de licensies te kunnen uitgeven, we in elke discipline een proefproject opzetten.

We hebben ook een besluit genomen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en deze in Dropbox te store en bij te houden als het om actiepunten gaat of contact gegevens (de meeste heb ik in Excel bijgewerkt)

(…)

IK VERGAT NOG ÉÉN DING EN DAT IS DE COMPONENTENLIJST MET HUIDIGE LEVERANCIERS.

WE GAAN TWEE PARTIJEN BENADEREN VOOR VOORLOPIGE PRODUCTIE INDIEN NODIG!!!!!!!!!”

3.11.
[gedaagde 2] heeft in april 2022 verschillende documenten over de octrooiproducten geplaatst in de Dropbox-omgeving van EIC.

3.12.Op 20 april 2022 heeft [gedaagde 2] in de Dropbox-omgeving van EIC een document geplaatst met de titel “Contactoverzicht EIC” waarin onder meer het volgende is vermeld:

“Luxe Landhuis [plaats 2] [betrokkene 3] testplaatsing van warmte wanden en warmte device”

3.13.Ook in de notulen van EIC van 9 augustus 2022 en 21 september 2022 is het project “[plaats 2]” (de villa van [betrokkene 3]) vermeld onder OHW (onderhanden werk), met daarbij vermeld “Wand en Iris”.

3.14.In augustus 2022 heeft EIC met de heer [betrokkene 4] (hierna: [betrokkene 4]), althans zijn vennootschap FeNB2 Staalframebouw B.V. (hierna: FeNB2) een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) gesloten.

3.15.Per e-mail van 26 september 2022 heeft een medewerker van EIC (de heer [betrokkene 5], hierna: [betrokkene 5]) [gedaagde 2] gevraagd een omschrijving en werking van IRIS en de onderdelen daarvan aan te leveren.

3.16.
[betrokkene 1] heeft in een e-mail aan TÜV (Technischer Überwachungs Verein) van 12 oktober 2022 een gesprek aangevraagd om te onderzoeken welke keuringen EIC voor de octrooiproducten nodig heeft.

3.17.Op 3 november 2022 heeft [betrokkene 4] namens zijn vennootschap FeNB2 een factuur gestuurd aan Fam. [betrokkene 3], met kopie aan (een e-mailadres van) Reflexy. In de factuur van FeNB2 is onder meer het volgende vermeld:

“2e termijn aankopen materiaal, tbv IR vloer- en wandverwarming”

3.18.Op 9 november 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen EIC ([betrokkene 1], [betrokkene 2] en [gedaagde 2]) en [betrokkene 4]. Toen is (onder andere) besproken dat [betrokkene 4] geen vergoeding wilde betalen aan EIC voor een sub-licentie, dan wel het gebruik van de octrooiproducten.

3.19.Op 12 november 2022 heeft [betrokkene 1] aan [gedaagde 2] en zijn echtgenote per e-mail een brief gestuurd, met onder meer de volgende inhoud:

“Inmiddels zijn wij nu 10 maanden onderweg met EIC om het IRIS warmtesysteem verder te ontwikkelen en in de markt te zetten voor zowel de zakelijk als particulieren markt.

Afgelopen week word ik voor de tweede keer geconfronteerd met
[gedaagde 2] [[gedaagde 2], toevoeging rechtbank] zijn gedachten en bevindingen over hoe dit tot nu toe gaat, met als dreiging de stekker eruit te trekken omdat de zaken niet zo gaan als [gedaagde 2] denkt dat ze zouden moeten gaan.

Dit heeft me aan het denken gezet en mij ertoe aangezet om maar eens het een en ander op papier te zetten om mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de juistheid van deze bevindingen en hoe we hier mee verder moeten omgaan.

(…)

De zogenaamde handelsvriend ‘[betrokkene 4]’ is constant in beeld voor allerlei projecten in de bouwnijverheid met een mega inzet ook van [gedaagde 2] als het om tijd gaat. Deze zelfde man krijgt een stabiele organisatie echter niet op poten en sinds vorige week blijkt dat deze miljoenenprojecten zoals [gedaagde 2] dat noemt (…) feitelijk bestaat uit producties die niet de juiste certificaten hebben en dus als illegaal moeten worden bestemd. (…)

Er wordt met genoemde [betrokkene 4] een meeting georganiseerd met de ex crimineel de heer [betrokkene 6], voor zover het woord ex hierop van toepassing is. Zonder enig overleg met [betrokkene 2] [[betrokkene 2], toevoeging rechtbank] of met mij en dit terwijl deze man al meermaals onderwerp van gesprek is geweest en waarom dit levensgevaarlijk is, [gedaagde 2] bevestigde dit dan ook destijds en gaat doodleuk weer op bezoek bij deze man. Realiseer je wel dat in de aandeelhoudersovereenkomst dingen staan die er niet voor niets in staan ik citeer “bla bla bla” deze acties kunnen de onderneming ondermijnen want mensen als [betrokkene 6] deinzen nergens voor teug en nemen fluitend het vliegtuig naar China om de boel te kopiëren en dan zijn we klaar.

(…)

Dit schrijven heeft maar één doel en dat is onnodige ruis weghalen om samen verder te komen en EIC tot een succes te maken want dat is nodig om van IRIS een succes te maken.”

3.20.Op 21 november 2022 heeft [betrokkene 1] aan [gedaagde 2] een e-mail gestuurd met onder meer de volgende inhoud:

“Hierbij een overzicht met alle benodigdheden voor de certificeren bij de TUV. Het lijkt me het handigst als je als eerst alle benodigde informatie naar mij doorstuurt zodat ik alles kan nachecken met [betrokkene 5] ([betrokkene 5], toevoeging rechtbank) en vertalen (…)”

3.21.Op 30 november 2023 zou op het kantoor van EIC een bespreking plaatsvinden, waaraan ook [betrokkene 4] zou deelnemen. Op 28 november 2022 heeft [betrokkene 4] gevraagd de afspraak te verplaatsen. Per e-mail van 29 november 2022 heeft [gedaagde 2] aan [betrokkene 1] laten weten dat hij op advies van de huisarts rust neemt en daarom de bespreking van 30 november 2022 niet kan plaatsvinden.

3.22.Op 9 december 2022 heeft [betrokkene 2] aan [gedaagde 2] het volgende geschreven:

“Fijn dat we elkaar vanmorgen even gesproken hebben, als er ergens iets is waar ik bij jou iets kan verlichten of bij kan helpen, laat het mij alsjeblieft weten. Wij proberen jou zoveel als mogelijk te ontlasten, als ik wij deze informatie hebben, kunnen wij iig weer verder.

In het word-document staan alle gegevens die we nodig hebben voor de tuv-keuring, hierbij heb ik ook per punt neergezet wat we daarvoor nodig hebben van [gedaagde 2].

Vervolgens staat er een onderdelenlijst bij die gecheckt moet worden (…)

(…)

Als laatste hebben wij twee extra IRIS toestellen met warmwatervoorziening nodig die wij bij ons in het hoofdkantoor kunnen plaatsen. In totaal vier toestellen maken: 3 op waterbasis en eentje die leeg is (zie word-document).”

Opzegging licentieovereenkomst, sommaties en beslag

3.23.Per brief van 12 december 2022 heeft Reflexy een beroep gedaan op opzegging van de licentieovereenkomst per 1 maart 2023. Per e-mail van 23 december 2022, brief (van hun advocaat) van 23 januari 2023 (mede gericht aan [gedaagde 2]) en brief (van hun advocaat) van 10 februari 2023 hebben EIC, Uccelli en Great Horizon daartegen bezwaar gemaakt en Reflexy en [gedaagde 2] (onder meer) gesommeerd de licentieovereenkomst na te komen.

3.24.Op 6 januari 2023 heeft [gedaagde 2] geantwoord dat hij bij zijn standpunt blijft en op 30 januari 2023 heeft zijn echtgenote laten weten dat [gedaagde 2] toen nog niet in staat was te reageren op de berichten van EIC.

3.25.Op 15 februari 2023 hebben EIC c.s. verlof verkregen tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van Reflexy en [gedaagde 2]. Op 17 februari 2023 hebben EIC c.s. ten laste van Reflexy en [gedaagde 2] beslag gelegd op de woning van [gedaagde 2] en onder ING.

3.26.In een brief van 24 februari 2023 heeft (de toenmalige advocaat van) Reflexy bevestigd dat de opzegging van de licentieovereenkomst geen rechtsgevolg heeft gehad.

Opzegging managementovereenkomst en aanbieding aandelen

3.27.Per brief van 6 juli 2023 heeft Reflexy de managementovereenkomst met EIC opgezegd en haar aandelen in EIC aan de overige aandeelhouders van EIC aangeboden op grond van artikel II lid 3 sub a van de aandeelhoudersovereenkomst, voor een nader overeen te komen bedrag, althans voor een door een gezamenlijk door partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige vast te stellen prijs.

3.28.Op 6 juli 2023 heeft [betrokkene 2] namens EIC een voorstel gestuurd, waarvan onderdeel uitmaakt dat de aandelen EIC van Spectrum worden overgedragen aan nader aan te wijzen partijen voor € 1,-.

Het geschil

in conventie

4.1.EIC c.s. vorderen – samengevat en na wijziging van eis – dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Reflexy veroordeelt tot nakoming van de licentieovereenkomst, in die zin dat:

Reflexy een exclusief licentierecht aan EIC verstrekt en verstrekt houdt, uit hoofde waarvan het EIC met uitsluiting van anderen is toegestaan om de octrooiproducten te (laten) produceren, (laten) verhandelen en al datgene te doen wat nodig is om de octrooiproducten te vercommercialiseren, althans te exploiteren, zonder enige beperking naar plaats, land en/of tijd,

Reflexy het vercommercialiseren althans exploiteren van de octrooiproducten niet langer frustreert, door binnen 14 dagen na betekening van het vonnis:

a) de onderdelenlijsten (en veiligheidscertificaten behorende bij deze onderdelen), documenten en proeftoestellen aan te leveren voor de TÜV-certificering;

b) een compleet pilot-toestel te leveren, voorzien van een volledige handleiding en een uitgebreide beschrijving van de opbouw van het besturingssysteem van het pilot-toestel en de afstelling van de individuele componenten;

c) schriftelijk te bevestigen dat er niet langer zonder toestemming van EIC inzage in het bedrijfsdebiet van EIC zal worden gegeven;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2. Reflexy veroordeelt om aan EIC te betalen de boetes die Reflexy op grond van de licentieovereenkomst verbeurt vanaf 25 januari 2023 tot aan de dag waarop Reflexy geheel aan de veroordeling onder 1. voldoet (tot op heden begroot op een bedrag van € 2.150.000, maar gematigd tot € 500.000,-), te vermeerderen met de wettelijke rente;

3. [gedaagde 2] en Spectrum hoofdelijk veroordeelt tot nakoming van de aandeelhoudersovereenkomst, in die zin dat [gedaagde 2] en Spectrum de overtreding van artikel XII (bedoeld zal zijn: artikel VII, rechtbank) van de aandeelhoudersovereenkomst bestaande uit het verstrekken van (licenties voor) de octrooiproducten aan derden, zoals doch niet beperkt tot [betrokkene 4] c.q. FeNB2, staken en gestaakt houden, alsmede dat [gedaagde 2] en Spectrum niet langer geheime of vertrouwelijke gegevens omtrent EIC en haar onderneming of relaties delen met derden, zoals doch niet beperkt tot [betrokkene 4] c.q. FeNB2, op grond waarvan een derde met EIC concurrerende activiteiten kan ontplooien;

4. [gedaagde 2] en Spectrum hoofdelijk veroordeelt om aan Great Horizon en Uccelli te betalen de boetes die [gedaagde 2] en Spectrum op grond van de aandeelhoudersovereenkomst verbeuren vanaf 25 januari 2023 tot aan de dag waarop Reflexy (bedoeld zal zijn: Spectrum) geheel aan de veroordeling onder 3. voldoet (tot op heden begroot op een bedrag van € 1.790.000, althans € 600.000), binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente;

5. [gedaagde 2] veroordeelt tot betaling aan Great Horizon en Uccelli van de beslagkosten ex artikel 706 Rv;

een en ander met hoofdelijke veroordeling van Reflexy c.s. in de proceskosten, te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten van € 6.775,- , de nakosten en de wettelijke rente.

4.2.Reflexy c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen gaat de rechtbank hierna, voor zover nodig, nader in.

in reconventie

4.3.Reflexy c.s. vorderen – samengevat en na vermindering van eis – dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

EIC veroordeelt om aan [gedaagde 2] te betalen een bedrag van € 3.460,- ter vergoeding van de kosten die [gedaagde 2] heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de testmodellen;

primair: voor recht verklaart dat uitvindingen gedaan door [gedaagde 2] die geen gebruik maken van de techniek die is geoctrooieerd c.q. aangevraagd onder nummer 2016468 en 2027045 en PCT/EP 2020/070034 niet onder de reikwijdte van de licentieovereenkomst vallen;

subsidiair: voor recht verklaart dat EIC slechts een niet-exclusief recht heeft op nieuwe uitvindingen van Reflexy die geen gebruik maken van de techniek die is geoctrooieerd c.q. aangevraagd onder nummer 2016468 en 2027045 en PCT/EP 2020/070034;

3. primair: de licentieovereenkomst op grond van artikel 6:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aanvult in dier voege dat deze opzegbaar is indien niet binnen 5 jaar na de ingangsdatum daarvan, aldus op 20 december 2026, Reflexy door middel van de royalty’s, de door Reflexy in de octrooien geïnvesteerde bedragen van € 899.317,-, heeft terugverdiend.

subsidiair: de licentieovereenkomst op grond van artikel 6:248 lid 1 BW aanvult in dier voege dat de op basis daarvan verleende exclusieve licentie wordt omgezet in een niet-exclusieve licentie indien niet binnen 5 jaar na de ingangsdatum daarvan, aldus op 20 december 2026, Reflexy c.s. door middel van de royalty’s, de door Reflexy in de octrooien geïnvesteerde bedragen van € 899.317,-, heeft terugverdiend;

4. voor recht verklaart dat er zich een situatie als bedoeld in artikel II lid 6 van de aandeelhoudersovereenkomst voordoet en dat de koopprijs van de aandelen bepaald dient te worden aan de hand van de geldende waarde in het economisch verkeer en dat bij gebreke van overeenstemming daarover, conform artikel II lid 6 sub b aandeelhoudersovereenkomst jo. artikel 6 sub a. statuten, de koopprijs door drie deskundigen zal moeten worden vastgesteld;

5. EIC, Uccelli en Great Horizon veroordeelt tot gedwongen overname van de 50 aandelen (genummerd 51 tot en met 100) van Spectrum voor de geldende waarde in het economisch verkeer, vast te stellen door een door de rechtbank aan te wijzen deskundige;

6. drie deskundigen benoemt die de geldende waarde in het economisch verkeer van de 50 aandelen (genummerd 51 tot en met 100) van Spectrum dienen vast te stellen;

7. EIC, Uccelli en Horizon hoofdelijk veroordeelt om gelijktijdig met de levering van de aandelen van Spectrum aan EIC, Uccelli resp. Horizon, de waarde in het economisch verkeer van de aandelen, zoals vastgesteld door de drie door de rechtbank benoemde deskundigen, aan Spectrum te betalen;

een en ander met hoofdelijke veroordeling van EIC, Uccelli en Great Horizon in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

4.4.EIC c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

De beoordeling

In conventie

Tekortkoming Reflexy nakoming licentieovereenkomst?

5.1.Aan hun vorderingen leggen EIC c.s. (onder meer) ten grondslag dat Reflexy tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst, door:

de exploitatie van de octrooiproducten door EIC tegen te werken, door geen onderdelenlijst en pilot-toestellen aan te leveren;

het exclusieve licentierecht aan EIC te ontnemen, en een licentierecht aan een bevriende relatie ([betrokkene 4]/FeNB2) te verlenen;

de licentieovereenkomst op te zeggen om de exclusiviteit te omzeilen;

inzage te geven in het bedrijfsdebiet van EIC aan derden.

5.2.De rechtbank is van oordeel dat de gestelde tekortkomingen niet zijn komen vast te staan, deels omdat er geen contractuele grondslag voor bestaat en deels omdat EIC c.s. de gestelde tekortkomingen in het licht van de stellingen van Reflexy c.s. onvoldoende concreet hebben toegelicht. De rechtbank zal dat oordeel hieronder per onderwerp toelichten.

Ad a: verplichting Reflexy om een onderdelenlijst te leveren en pilottoestellen te maken?

5.3.EIC c.s. stellen dat Reflexy de exploitatie van de octrooiproducten heeft tegengewerkt, door – ondanks uitdrukkelijke en herhaalde verzoeken van EIC in onder meer april, september, november en december 2022 – geen volledige onderdelenlijst (met veiligheidscertificaten en andere documenten) en pilot-toestellen te verstrekken aan EIC, terwijl Reflexy daartoe op grond van artikel 3.3 en de overwegingen van de licentieovereenkomst wel verplicht was.

5.4.Reflexy c.s. hebben daartegen aangevoerd dat Reflexy op grond van de licentieovereenkomst uitsluitend verplicht is de octrooirechten in stand te houden (artikel 4.1) en te dulden dat EIC daarvan gebruik maakt (artikel 1.1). Bovendien hebben Reflexy c.s. aangevoerd dat [gedaagde 2] (onder meer) in april 2022 een groot aantal documenten over de octrooiproducten heeft geüpload in de Dropbox-omgeving, die ook voor [betrokkene 1] en [betrokkene 2] toegankelijk was. Volgens Reflexy c.s. heeft [gedaagde 2] toen aan EIC alle gegevens verstrekt die beschikbaar waren.

5.5.Aan de rechtbank ligt in de eerste plaats de vraag voor of Reflexy op grond van de licentieovereenkomst verplicht was de onderdelenlijst aan te leveren en pilot-toestellen te maken. Bij de beoordeling hiervan komt het aan op de uitleg van de licentieovereenkomst. Daarbij is niet alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de licentieovereenkomst van belang. Beoordeeld moet worden welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de licentieovereenkomst mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

5.6.Het beroep van EIC c.s. op artikel 3.3 van de licentieovereenkomst slaagt niet. Dat artikel (geciteerd in overweging 3.6 van dit vonnis) heeft immers betrekking op informatie die nodig is om de door EIC aan Reflexy verschuldigde vergoedingen te berekenen. Dat is tussen partijen niet aan de orde. Bovendien bevat artikel 3.3 een verplichting van EIC om informatie te verstrekken aan Reflexy, en niet andersom. Dat de partijbedoelingen een andere uitleg van artikel 3.3 rechtvaardigen is door EIC c.s. onvoldoende concreet gesteld.

5.7.EIC c.s. beroepen zich er voorts op dat de verplichting van Reflexy om alle (voor de certificering benodigde) documentatie over octrooiproducten aan te leveren, volgt uit het feit dat de certificering noodzakelijk is voor de exploitatie van de octrooiproducten, terwijl [gedaagde 2] de enige is met de daarvoor noodzakelijke kennis over de producten.

5.8.Het staat buiten discussie dat (met name) [gedaagde 2] beschikt over relevante kennis en informatie die nodig is voor de certificering van de octrooiproducten. EIC c.s. miskennen met hun betoog echter dat [gedaagde 2] (als bestuurder van Reflexy) niet alleen een rol heeft bij de exploitatie van de octrooiproducten als licentiegever, maar dat hij daarbij ook betrokken is in de hoedanigheid van bestuurder van EIC. In de tussen EIC en Spectrum gesloten managementovereenkomst is bovendien vermeld dat EIC aan Spectrum ([gedaagde 2]) opdracht heeft verstrekt om aan EIC diensten te verlenen op het gebied van (kort gezegd) de exploitatie van de octrooiproducten.

5.9.Als onvoldoende weersproken staat bovendien vast dat EIC is opgericht met het doel de octrooiproducten te certificeren en te exploiteren, omdat Reflexy zelf de kosten daarvan (met name de kosten van certificering) niet kon dragen. Daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de bedoeling van partijen bij de licentieovereenkomst kennelijk was dat de benodigde werkzaamheden (en kosten) voor het certificeren van de producten door EIC verricht zouden worden, en (dus) niet door Reflexy als licentiegever. Deze – niet door Reflexy, maar door EIC te verrichten – werkzaamheden ten behoeve van de certificering bestaan (kennelijk) onder meer uit het samenstellen van een onderdelenlijst en het maken van pilot-toestellen.

5.10.Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de tussen partijen geldende overeenkomsten (waaronder de licentieovereenkomst en managementovereenkomst), in hun onderlinge samenhang beschouwd, aldus moeten worden uitgelegd dat (mogelijk) op Spectrum en/of [gedaagde 2] in hoedanigheid van bestuurder van EIC de verplichting rust om deze werkzaamheden te verrichten, maar dat EIC c.s. onvoldoende concreet hebben toegelicht dat die verplichting (mede) rust op Reflexy als licentiegever op grond van de licentieovereenkomst.

5.11.Daarbij komt nog dat de nakomingvordering van EIC c.s. onvoldoende concreet is, gelet op het door Reflexy c.s. gevoerde verweer dat [gedaagde 2] alle relevante gegevens, waaronder een onderdelenlijst, al heeft verstrekt. Vast staat namelijk dat [gedaagde 2] (onder andere) in april 2022 verschillende gegevens over de octrooiproducten in de Dropbox-omgeving heeft geplaatst en dus ter beschikking heeft gesteld aan EIC. EIC c.s. hebben weliswaar aangevoerd dat aan de informatieverzoeken van daarná niet door [gedaagde 2] is voldaan, maar zij hebben niet toegelicht welke gegevens al zijn verstrekt en welke gegevens nog ontbreken. Omdat EIC c.s. de rechtbank geen inzage heeft gegeven in de documenten die zijn verstrekt in de Dropbox-omgeving, kan de rechtbank dat ook niet verder beoordelen. EIC c.s. heeft op dit punt dus niet aan haar stelplicht voldaan.

5.12.Voor zover EIC c.s. aan hun vordering tevens ten grondslag leggen dat Reflexy heeft nagelaten patchkasten te bestellen en lijsten met onderhandenwerk te verstrekken, is ook dat betoog in het licht van het door Reflexy c.s. gevoerde verweer onvoldoende concreet onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat.

5.13.Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat de stelling van EIC c.s. dat Reflexy tekort is geschoten in haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst en daarmee de exploitatie van de octrooiproducten heeft tegengewerkt, niet wordt gevolgd.

Ad. b. Schending exclusiviteit?

5.14.Volgens EIC c.s. heeft Reflexy achter de rug van EIC om het (exclusieve) recht om de octrooiproducten te vercommercialiseren verstrekt aan een bevriende relatie, [betrokkene 4] (althans zijn inmiddels failliete vennootschap FeNB2). Volgens EIC c.s. blijkt dit (samengevat) uit:

de factuur van FeNB2 aan [betrokkene 3] van 3 november 2022, die in kopie is gestuurd naar een e-mailadres van Reflexy, waaruit volgens EIC c.s. blijkt dat de producten door Reflexy kosteloos in gebruik zijn gegeven aan FeNB2, die daaraan geld heeft verdiend, zodat sprake is van het vercommercialiseren van de producten;

het gegeven dat tijdens de bespreking op 9 november 2022 door [betrokkene 4]/FeNB2 is verklaard dat hij niet wilde betalen voor een sub-licentie;

de afzegging van de afspraak tussen EIC en [betrokkene 4] op 30 november 2022;

de opzegging van de licentieovereenkomst door Reflexy op 12 december 2022, waarmee gelet op de overige feiten en omstandigheden volgens EIC c.s. kennelijk was bedoeld de exclusiviteit te omzeilen.

5.15.Reflexy c.s. hebben weersproken dat Reflexy het exclusiviteitsbeding in de licentieovereenkomst heeft geschonden. Volgens Reflexy c.s. is er geen licentie verstrekt aan [betrokkene 4]/FeNB2 en heeft [gedaagde 2] na oprichting van EIC de samenwerking die hij toen al had met [betrokkene 4]/FeNB2 in hoedanigheid van indirect bestuurder van EIC namens EIC voortgezet. Die samenwerking is bovendien aangegaan voor een niet-commerciële testplaatsing van de octrooiproducten in een showroom/villa van architect [betrokkene 3], waarmee de verdere ontwikkeling van de octrooiproducten en dus de belangen van EIC werden gediend, aldus Reflexy c.s.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben Reflexy c.s. voldoende toegelicht dat [gedaagde 2] de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de villa/showroom van [betrokkene 3] is aangegaan namens EIC. Reflexy c.s. hebben er op gewezen dat dit al blijkt uit de geheimhoudingsovereenkomst met [betrokkene 4]/FeNB2, die is gesloten door EIC. EIC c.s. benadrukken dat met de geheimhoudingsovereenkomst geen sub-licentie is verstrekt aan [betrokkene 4]/FeNB2, maar dat doet geen afbreuk aan het gegeven dat uit het sluiten van de geheimhoudingsovereenkomst door EIC blijkt dat [gedaagde 2] in de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 handelde namens EIC en dus niet namens Reflexy.

Vast staat bovendien dat de samenwerking met [betrokkene 3] in verschillende notulen van EIC (van 9 augustus 2022 en 21 september 2022) is vermeld als onderhanden werk (en dat in het document van 20 april 2022 uitdrukkelijk wordt gesproken over een testplaatsing van de producten bij [betrokkene 3]), waaruit de rechtbank eveneens afleidt dat de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 is aangegaan namens EIC.

5.17.EIC c.s. hebben hiertegen aangevoerd dat de factuur van FeNB2 van 3 november 2022 in kopie is gestuurd aan een e-mailadres van Reflexy (en niet een e-mailadres van EIC). De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de zojuist besproken omstandigheden, het enkele gebruik van een e-mailadres (bovendien door [betrokkene 4]) onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat er een samenwerking bestond met Reflexy en niet met EIC.

5.18.Reflexy c.s. hebben verder voldoende concreet betoogd dat [gedaagde 2] ook bevoegd was om deze samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 aan te gaan namens EIC, dit gelet op de managementovereenkomst tussen EIC en Spectrum. Uit de managementovereenkomst blijkt immers, dat – bij besluit van de directie van EIC – door EIC aan Spectrum ([gedaagde 2]) zijn toegekend “alle rechten en verplichtingen, taken en bevoegdheden, die nodig zijn voor de optimale uitvoering en invulling van de aan haar verstrekte opdracht”, zijnde het verrichten van diensten op het gebied van de statutaire doelstelling van EIC en alles wat daarmee verband houdt. EIC c.s. hebben de geldigheid van de managementovereenkomst, of het bestuursbesluit dat daaraan ten grondslag ligt, niet weersproken. Hieruit leidt de rechtbank af dat EIC aan Spectrum ([gedaagde 2]) een volmacht heeft verleend om EIC te vertegenwoordigen, dus ook tegenover [betrokkene 4]/FeNB2.

5.19.Reflexy c.s. hebben verder voldoende toegelicht dat [gedaagde 2] ook binnen zijn (aan Spectrum verleende) bevoegdheid is gebleven, omdat de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de villa/showroom van [betrokkene 3] het belang van EIC diende. Er was volgens Reflexy c.s. sprake van een testplaatsing in de villa/showroom van [betrokkene 3], waardoor de octrooiproducten verder ontwikkeld en mogelijk gecertificeerd hadden kunnen worden. Aan [betrokkene 3] zijn door [betrokkene 4]/FeNB2 alleen de materiaalkosten in rekening gebracht. De kosten van plaatsing van de producten zijn niet in rekening gebracht bij [betrokkene 3], laat staan dat sprake is geweest van een winstmarge van [betrokkene 4]/FeNB2 of Reflexy, aldus Reflexy c.s. Van commerciële exploitatie van de octrooiproducten door [betrokkene 4]/FeNB2 en/of Reflexy achter de rug van EIC om (en dus het mislopen van een sub-licentievergoeding door EIC) kán volgens Reflexy c.s. ook helemaal geen sprake zijn geweest, omdat de octrooiproducten nog niet zijn gecertificeerd.

De rechtbank is van oordeel dat EIC c.s. bij deze stand van zaken onvoldoende concreet heeft gemotiveerd dat [gedaagde 2] is getreden buiten zijn bevoegdheid zoals aan hem via Spectrum verleend in de managementovereenkomst. EIC c.s. hebben hun betoog dat de belangen van EIC worden geschaad door de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de villa/showroom van [betrokkene 3], gelet op het gemotiveerde betoog van Reflexy c.s., onvoldoende geconcretiseerd.

De stelling dat [gedaagde 2] [betrokkene 4] daarnaast ‘op een bouwbeurs heeft gezet’ en daarmee dus commercieel heeft gehandeld buiten EIC om, is in het licht van de stellingen van Reflexy c.s. onvoldoende concreet toegelicht, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat.

5.21.EIC c.s. betogen verder dat aan de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 namens EIC geen geldig bestuursbesluit van EIC ten grondslag ligt. Hierbij verwijzen EIC c.s. naar het arrest HR 15 juli 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4232, NJ 1969, 101, m.nt. G.J. Scholten (Wijsmuller). EIC c.s. hebben aangevoerd dat de andere bestuurder van EIC, [betrokkene 1], weliswaar op de hoogte was van de gesprekken tussen [gedaagde 2] en [betrokkene 4] (en [betrokkene 4] ook wel eens heeft ontmoet), maar dat in ieder geval tijdens de bespreking op 9 november 2022 duidelijk is geworden dat [betrokkene 4]/FeNB2 niet wilde betalen voor een sub-licentie, waarmee [betrokkene 1] toen niet heeft ingestemd. Vervolgens is bovendien de afspraak met [betrokkene 4] op 30 november 2022 afgezegd.

5.22.De rechtbank stelt hierbij voorop dat uit 5.18 en 5.19 volgt dat [gedaagde 2] op grond van de in de managementovereenkomst aan Spectrum gegeven volmacht vertegenwoordigingsbevoegd was en dat hij niet buiten zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid is getreden. Voor zover voor [gedaagde 2] duidelijk was (of had moeten zijn) dat zijn medebestuurder [betrokkene 1] niet instemde met de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de showroom/villa van [betrokkene 3] (hetgeen Reflexy c.s. weerspreken, maar in deze procedure verder in het midden kan blijven), doet dat geen afbreuk aan die vertegenwoordigingsbevoegdheid van [gedaagde 2] (via Spectrum) om namens EIC te handelen. Indien dit betoog van EIC c.s. zou worden gevolgd, zou dit mogelijk ertoe kunnen leiden dat [gedaagde 2] (Spectrum) als bestuurder intern zijn verplichtingen tegenover EIC heeft geschonden. Dat kan er echter niet toe leiden dat (1.) [gedaagde 2] achteraf niet bevoegd was namens EIC te handelen en dat (2.) daarom achteraf alsnog moet worden aangenomen dat [gedaagde 2] handelde namens Reflexy (en waarmee Reflexy dan haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst zou hebben geschonden). Voor zover EIC c.s. dat betogen, worden zij daarin niet gevolgd.

5.23.De omstandigheid dat (na de bespreking met [betrokkene 4] op 9 november 2022 en de afgezegde bespreking van 30 november 2022) Reflexy op 12 december 2022 de licentieovereenkomst heeft opgezegd, brengt in het voorgaande geen verandering. Daaruit kan niet worden afgeleid dat Reflexy c.s. hebben geprobeerd de exclusiviteit van de licentieovereenkomst te omzeilen en een exclusief recht aan [betrokkene 4]/FeNB2 toe te kennen. Er is namelijk niet gebleken dat dit is gebeurd. Reflexy c.s. hebben bovendien toegelicht dat de opzegging van de licentieovereenkomst verband hield met het feit dat de samenwerking tussen [gedaagde 2] en [betrokkene 1] al lange tijd niet goed verliep.

5.24.Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de villa/showroom van [betrokkene 3] geen schending oplevert van de exclusiviteit van de licentieovereenkomst door Reflexy. Andere feiten of omstandigheden die een dergelijke conclusie kunnen rechtvaardigen zijn niet (voldoende concreet) gesteld door EIC c.s., zodat ook dit betoog van EIC c.s. niet wordt gevolgd.

Ad c. Opzegging licentieovereenkomst?

5.25.Partijen zijn het erover eens dat Reflexy met haar brief van 12 december 2022 heeft geprobeerd de licentieovereenkomst op te zeggen, maar dat die opzegging niet heeft geleid tot het eindigen van de licentieovereenkomst. EIC c.s. betogen dat Reflexy door de opzegging in strijd heeft gehandeld met haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst.

5.26.De rechtbank is van oordeel dat de opzegging van de licentieovereenkomst een schending kan opleveren van de verplichtingen van Reflexy, indien zij na die opzegging daadwerkelijk de licentie voor de octrooiproducten aan een derde zou hebben verstrekt. Dat dit is gebeurd is niet gebleken. Uit het voorgaande volgt immers dat de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de villa/showroom van [betrokkene 3] niet als zodanig kan worden aangemerkt. Ook het betoog van EIC c.s. dat Reflexy in strijd heeft gehandeld met haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst met de opzegging van 12 december 2022 slaagt dus niet.

Ad d. Inzage bedrijfsdebiet?

5.27.Het verwijt dat Reflexy derden inzage heeft gegeven in het bedrijfsdebiet van EIC, is niet concreet onderbouwd. Uit de stellingen van EIC c.s. leidt de rechtbank af dat ook dit argument gegrond is op de (volgens EIC c.s. ontoelaatbare) samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de villa/showroom van [betrokkene 3]. Gelet op hetgeen hierover in 5.14 tot met 5.24 is overwogen, kan ook dit betoog van EIC c.s. niet slagen.

Slotsom ten aanzien van de licentieovereenkomst

5.28.Het voorgaande leidt tot de slotsom dat EIC c.s. hun betoog dat Reflexy tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst, onvoldoende hebben onderbouwd. Omdat EIC c.s. niet aan hun stelplicht hebben voldaan wordt aan bewijslevering niet toegekomen.

5.29.Vorderingen 1 en 2 in conventie zullen daarom worden afgewezen. Voor vorderingen 1.ii. sub a en b geldt dat niet is gebleken dat de gestelde verplichting op grond van de licentieovereenkomst op Reflexy rust. Bij toewijzing van de vorderingen 1.i en 1.ii sub c hebben EIC c.s. geen belang, omdat partijen het erover eens zijn dat de opzegging van 12 december 2022 geen rechtsgevolg heeft gehad en niet is gebleken dat Reflexy haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst heeft geschonden.

5.30.Aan de beoordeling van de overige verweren van Reflexy c.s. tegen deze vorderingen komt de rechtbank niet toe.

Tekortkoming van Spectrum en/of [gedaagde 2] nakoming aandeelhoudersovereenkomst?

Schending non-concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding?

5.31.Aan de schending van de aandeelhoudersovereenkomst (en daaraan volgens EIC c.s. verbonden boetes) leggen EIC c.s. ten grondslag dat Spectrum en/of [gedaagde 2] in strijd hebben gehandeld met het non-concurrentiebeding en het geheimhoudingsbeding van artikel VII.

5.32.Uit hetgeen is overwogen in 5.14 tot en met 5.24 volgt dat Spectrum en [gedaagde 2] het non-concurrentiebeding niet hebben geschonden, omdat Reflexy c.s. voldoende hebben toegelicht, en EIC c.s. onvoldoende concreet hebben weersproken, dat [gedaagde 2] de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 is aangegaan in hoedanigheid van bestuurder van EIC. Van concurrentie met EIC door Spectrum of [gedaagde 2] is daarom geen sprake. Dat Spectrum en/of [gedaagde 2] het geheimhoudingsbeding hebben geschonden is evenmin gebleken. Verwezen wordt naar hetgeen in 5.27 is overwogen.

Tussenconclusie ten aanzien van de aandeelhoudersovereenkomst

5.33.Vorderingen 3 en 4 in conventie zullen daarom eveneens worden afgewezen. Voor zover EIC c.s. (in vordering 3) ook een algemene veroordeling vorderen van Spectrum en [gedaagde 2] om de verplichtingen uit de aandeelhoudersovereenkomst na te komen, hebben zij daarbij geen belang, omdat niet is gebleken dat Spectrum of [gedaagde 2] die verplichtingen hebben geschonden.

5.34.Aan de beoordeling van de overige verweren van Reflexy c.s. tegen deze vorderingen komt de rechtbank niet toe.

Beslagkosten, incassokosten en proceskosten

5.35.Omdat de hoofdvorderingen van EIC c.s. worden afgewezen, komen ook de nevenvorderingen tot vergoeding van de beslagkosten en de incassokosten niet voor toewijzing in aanmerking.

5.36.EIC c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, die tot op heden aan de zijde van Reflexy c.s. als volgt worden begroot:

– griffierechten: € 8.519,00

– salaris advocaat: € 8.714‬,00 (tarief VIII x 2 punten)

– nakosten € 178,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)

Totaal: € 17.411,00.

5.37.De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

in reconventie

Kosten test-/demo-modellen (vordering 1)

5.38.Aan vordering 1 in reconventie leggen Reflexy c.s. ten grondslag dat Reflexy voor het bouwen van demo-modellen van de octrooiproducten kosten heeft gemaakt, die EIC moet vergoeden.

5.39.Uit hetgeen in conventie is overwogen over de partijbedoeling bij de oprichting van EIC en het sluiten van de licentieovereenkomst, volgt dat de kosten van de demo-modellen in beginsel voor rekening komen van EIC.

5.40.Reflexy c.s. hebben ter onderbouwing van de kosten verschillende facturen overgelegd, maar EIC c.s. hebben terecht opgemerkt dat die facturen deels zijn gedateerd vóór de start van de samenwerking en de oprichting van EIC. Reflexy c.s. hebben in reactie daarop gesteld dat Reflexy c.s. voor de bouw van de demo-modellen gebruik hebben gemaakt van hun eigen voorraad materialen. Onder die omstandigheden had het echter op de weg van Reflexy c.s. gelegen om te onderbouwen welke materialen precies (al dan niet uit de eigen voorraad van Reflexy c.s.) zijn gebruikt voor het ontwikkelen van de demo-modellen en welke kosten daaraan verbonden zijn. Dat hebben Reflexy c.s. met het uitsluitend overleggen van de niet-toegelichte, oude facturen onvoldoende gedaan. De vordering is dus onvoldoende gespecificeerd en zal daarom worden afgewezen.

Reikwijdte van de licentieovereenkomst (vordering 2)

5.41.Partijen hebben toegelicht dat [gedaagde 2] bezig is (geweest) met de ontwikkeling van “IRIS II”. Dit is een warmtesysteem dat gebruik maakt van infrarood, net zoals het aan EIC gelicentieerde octrooiproduct IRIS.

5.42.Volgens Reflexy c.s. is IRIS II een nieuwe uitvinding, die (primair) volledig buiten het bereik van de licentieovereenkomst valt, althans (subsidiair) waarop EIC slechts een niet-exclusief recht heeft, gelet op artikel 2.3 van de licentieovereenkomst. Hoewel in artikel 2.3 staat dat Partij 1, dus Reflexy, een niet-exclusief recht verkrijgt op “ontwikkelde technologische verbeteringen”, berust dit op een verschrijving en is bedoeld dat EIC een niet-exclusief recht op die technologische verbeteringen krijgt, aldus Reflexy c.s.

5.43.EIC c.s. weerspreken het standpunt van Reflexy c.s. en betogen dat IRIS II voortbouwt op de techniek van de octrooiproducten, zodat EIC ook op IRIS II een exclusief recht heeft, gelet op het bepaalde in artikel 1.7 van de licentieovereenkomst. Daarin is bepaald dat de licentie van EIC naast “alle huidige bekende en onbekende, ook alle toekomstige ontwikkelingen en toepassingen van het Product” omvat.

5.44.Overwogen wordt dat Reflexy c.s. ter zitting hebben verklaard dat [gedaagde 2] de ontwikkeling van IRIS II heeft gestaakt. Bij een verklaring voor recht ten aanzien van IRIS II hebben zij reeds daarom geen belang.

5.45.De ingestelde vordering is bovendien niet (alleen) toegespitst op IRIS II. Hoewel de rechtbank er begrip voor heeft dat het voor partijen van belang is duidelijkheid te verkrijgen over de reikwijdte van de licentieovereenkomst, kan de rechtbank daarover in de onderhavige procedure niet beslissen, omdat de vordering te onbepaald is. Zonder dat duidelijkheid bestaat over de aard en inhoud van een eventuele nieuwe uitvinding, kan de rechtbank geen oordeel vormen over de vraag of deze binnen de reikwijdte van de licentieovereenkomst valt (en zo ja, onder welke bepaling van de licentieovereenkomst). Toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht zou ook geen duidelijkheid voor partijen scheppen over eventuele toekomstige uitvindingen.

5.46.De gevorderde verklaring voor recht (primair en subsidiair) zal daarom worden afgewezen. Aan de beoordeling van de discussie tussen partijen over de uitleg van artikelen 1.7 en 2.3 van de licentieovereenkomst komt de rechtbank om die reden niet toe.

Partijbedoeling / invulling leemte? (vordering 3)

5.47.Primair voeren Reflexy c.s. aan dat Reflexy redelijkerwijs aan de licentieovereenkomst de betekenis mocht toekennen dat als zij haar investeringen, ter hoogte van € 899.317,-, niet binnen vijf jaar zou hebben terugverdiend, de licentieovereenkomst opzegbaar zou zijn, althans dat de licentie van EIC dan zou worden omgezet in een nietexclusieve licentie. Subsidiair is volgens Reflexy c.s. sprake van een leemte in de overeenkomst, die op grond van de aanvullende werking van artikel 6:248 lid 1 BW moet worden aangevuld.

5.48.Overwogen wordt dat voor het betoog van Reflexy c.s. over de gestelde partijbedoelingen geen aanknopingspunten bestaan en dat het daarom niet wordt gevolgd. Een dergelijke partijbedoeling is immers rechtstreeks in strijd met de niet-opzegbaarheid van de exclusieve licentie van EIC, die partijen zijn overeengekomen in artikel 5.2 van de licentieovereenkomst. Van een leemte is in zoverre dus ook geen sprake.

5.49.Reflexy c.s. voeren aan dat de licentieovereenkomst, zonder de door haar verdedigde aanvulling van de overeenkomst op grond van artikel 6:248 lid 1 BW, tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden voor Reflexy. Indien EIC zich onvoldoende inspant om tot vercommercialisering van de producten te komen, wordt Reflexy volgens Reflexy c.s. gegijzeld. Zij kan dan op geen enkele manier inkomsten genereren (ook gelet op het geldende nonconcurrentiebeding), terwijl zij wel de aanzienlijke kosten moet dragen van het in stand houden van de octrooien, aldus Reflexy c.s.

5.50.Overwogen wordt dat Reflexy c.s. er hiermee aan voorbij gaan dat Spectrum de grootste aandeelhouder is van EIC en dus invloed kan uitoefenen op de inspanningen die EIC verricht om de octrooiproducten te exploiteren. Het betoog dat Reflexy c.s. worden gegijzeld door de onopzegbare licentieovereenkomst wordt reeds daarom niet gevolgd. Daarbij komt dat Reflexy bij het aangaan van de onopzegbare licentieovereenkomst heeft aanvaard dat de exploitatie van de octrooiproducten definitief uit handen zou worden gegeven aan EIC. Weliswaar ontvangt Reflexy geen inkomsten totdat EIC er in slaagt de octrooiproducten daadwerkelijk te exploiteren (door sub-licenties af te geven), maar EIC c.s. hebben erop gewezen dat Reflexy – in ruil daarvoor – een uitzonderlijk hoge royalty vergoeding heeft bedongen. Reflexy c.s. hebben dat onvoldoende concreet weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Ook deze omstandigheden wijzen er op dat geen sprake is van een leemte in de licentieovereenkomst die op de door Reflexy c.s. verdedigde wijze moet worden ingevuld.

5.51.Gelet op het voorgaande hebben Reflexy c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden aangedragen die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat de door Reflexy c.s. beoogde rechtsgevolgen (opzegbaarheid van de licentieovereenkomst, dan wel het eindigen van de exclusiviteit van het licentierecht, indien niet binnen vijf jaar de investeringen zijn terugverdiend) voortvloeien uit de partijbedoelingen, dan wel uit de aard van de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW). Vordering 3 zal daarom worden afgewezen.

5.52.Voor zover Reflexy c.s. in randnummer 90 van de conclusie van eis in reconventie hebben bedoeld te vorderen dat de rechtbank voor recht verklaart dat EIC verplicht is zich in te spannen om de octrooiproducten te blijven exploiteren, constateert de rechtbank dat een dergelijke vordering niet is opgenomen in het petitum. EIC c.s. hoefden er daarom geen rekening mee te houden dat een dergelijke vordering werd ingesteld en zij hebben daartegen daarom ook geen verweer hoeven voeren. De rechtbank gaat aan die (eventuele) vordering van Reflexy c.s. daarom voorbij.

Overname aandelen op grond van de aandeelhoudersovereenkomst (vordering 4)

5.53.Op 6 juli 2023 heeft Spectrum de managementovereenkomst opgezegd en haar aandelen in EIC aan Uccelli en Great Horizon aangeboden voor een door een deskundige te bepalen koopprijs. Spectrum beroept zich op artikel II lid 3 sub a van de aandeelhoudersovereenkomst.

5.54.Volgens EIC c.s. is geen sprake van een situatie als bedoeld in artikel II lid 3 sub a van de aandeelhoudersovereenkomst en moet de prijs van de aandelen op grond van artikel II lid 6 sub c van de aandeelhoudersovereenkomst worden bepaald aan de hand van het eigen vermogen op de jaarrekening van EIC, omdat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel II lid 3 onder b of h van de aandeelhoudersovereenkomst. Het eigen vermogen van EIC is negatief, zodat de kooprijs voor de aandelen € 1,- bedraagt, aldus EIC c.s.

5.55.De rechtbank stelt voorop dat uit de e-mails van 6 juli 2023 en de standpunten in deze procedure volgt dat Spectrum bereid is haar aandelen EIC te verkopen en dat EIC c.s. bereid zijn de aandelen over te nemen. Reflexy c.s. betogen dat EIC c.s. geen bereidheid hebben getoond (uitsluitend) de aandelen over te nemen, maar in randnummer 4.26 van de conclusie van antwoord in reconventie hebben EIC c.s. die bereidheid onvoorwaardelijk bevestigd. Partijen verschillen dus enkel nog van mening over de vraag hoe de koopprijs van de aandelen moet worden vastgesteld.

5.56.Daarbij komt het aan op de uitleg van de aandeelhoudersovereenkomst, meer specifiek artikel II daarvan. De tekst van artikel II lid 6 sub a van de aandeelhoudersovereenkomst luidt dat de prijs van de aandelen is de alsdan geldende waarde in het economische verkeer. In artikel II lid 6 sub c is bepaald dat indien de verplichting tot aanbieding ontstaat op grond van artikel I lid 1 (bedoeld zal zijn: artikel II lid 3) sub b tot en met e en g en h van de aandeelhoudersovereenkomst, de koopprijs wordt bepaald op het evenredig deel van het eigen vermogen van EIC. In artikel II lid 6 sub d is tot slot bepaald hoe de koopprijs moet worden bepaald indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel I lid 1 sub i. (bedoeld zal zijn artikel II lid 3 sub i) van de aandeelhoudersovereenkomst (welke situatie hier niet aan de orde is).

5.57.Naar het oordeel van de rechtbank is de enige mogelijk uitleg van deze bepalingen dat de prijs van de aandelen moet worden vastgesteld aan de hand van de waarde in het economisch verkeer, tenzij sprake is van een situatie als genoemd in artikel II lid 3 sub b tot en met e, g, h of i. EIC c.s. hebben een beroep gedaan op artikel II lid 3 sub b en sub h. Beoordeeld moet dus worden of daarvan sprake is.

5.58.Een situatie als beschreven in artikel II lid 3 sub b is aan de orde wanneer EIC de managementovereenkomst beëindigt of wil beëindigen wegens redenen die in lijn liggen met de redenen als bedoeld in art. 7:678 BW dan wel 7:669 lid 3 sub e, g, h, of i BW én sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van Spectrum. Overwogen wordt dat niet EIC de managementovereenkomst heeft geëindigd (of haar voornemen daartoe heeft geuit), maar dat Spectrum dat heeft gedaan. Evenmin is voldoende door EIC toegelicht dat sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen van Spectrum, gelet op hetgeen in conventie is overwogen. Het beroep van EIC c.s. op artikel II lid 3 sub b slaagt dus niet.

5.59.Artikel II lid 3 sub h is van toepassing indien Spectrum artikel VII van de aandeelhoudersovereenkomst (het non-concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding) heeft overtreden. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat ook daarvan geen sprake is.

5.60.Dat betekent dat de uitzonderingssituaties als bedoeld in artikel II lid 6 sub c en d van de aandeelhoudersovereenkomst zich niet voordoen en de prijs van de aandelen dus moet worden vastgesteld aan de hand van de waarde in het economisch verkeer (artikel II lid 6 sub a).

5.61.Of sprake is van een situatie als bedoeld in artikel II lid 3 sub a van de aandeelhoudersovereenkomst, hetgeen Reflexy stellen en EIC c.s. weerspreken, kan verder in het midden blijven, omdat dit niet relevant is voor de vraag hoe de koopprijs moet worden vastgesteld.

5.62.EIC c.s. hebben betoogd dat, ook als de prijs wordt vastgesteld aan de hand van de waarde in het economisch verkeer, de koopprijs van de aandelen EIC € 1,- bedraagt, omdat verlies wordt geleden en er kapitaal (en dus een bijstorting) nodig is om tot verdere exploitatie te komen. Hierin worden zij niet gevolgd. EIC heeft immers een onopzegbare, exclusieve licentie voor de octrooiproducten. Die licentie heeft volgens de eigen stellingen van EIC c.s. nog steeds potentieel en vertegenwoordigt daarom een waarde. Reeds daarom kan de rechtbank niet als vaststaand aannemen dat de geldende waarde van de aandelen in EIC in het economische verkeer € 1,- bedraagt.

5.63.Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de kooprijs aan de hand van de geldende waarde in het economisch verkeer, moet, op grond van artikel II lid 6 sub b van de aandeelhoudersovereenkomst, de koopprijs worden vastgesteld op de wijze als beschreven in de statuten van de vennootschap. In de artikel 6.2 lid 6 sub a van de statuten is bepaald dat, indien partijen er in onderling overleg niet uitkomen, de prijs zal worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat de koopprijs door drie deskundigen zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de geldende waarde in het economisch verkeer, is daarom toewijsbaar.

Vorderingen 5 tot en met 7

5.64.Of de (reconventionele) vorderingen onder 5, 6 en 7 voorwaardelijk of subsidiair (daar lijken EIC c.s. van uit te gaan) zijn ingesteld kan in het midden blijven. Uit de onderbouwing van de vordering blijkt dat deze vorderingen zijn gebaseerd op artikel 2:343 BW (de ‘beknelde aandeelhouder’). Deze regeling ziet op het geval dat een aandeelhouder door gedragingen van één of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. In dat geval kan zo’n aandeelhouder tegen die medeaandeelhouders een vordering tot uittreding instellen, inhoudende dat zijn aandelen overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van artikel 2:343a BW worden overgenomen.

5.65.In deze zaak is echter niet de vraag aan de orde of Spectrum mag uittreden als aandeelhouder; partijen zijn het er al over eens dat EIC c.s. de aandelen van Spectrum overnemen. Zij verschillen alleen over de waarderingsmaatstaf en de waarde van de over te nemen aandelen. Voor die vraag bevatten de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten een regeling, zoals in het voorgaande besproken. Ook daarover zijn partijen het eens; zij zijn het alleen oneens over de vraag welk artikel uit de aandeelhoudersovereenkomst op deze situatie van toepassing is, waarover in het voorgaande is beslist.

5.66.Een uittredingsvordering is dus niet aan de orde en de reconventionele vorderingen 5 tot en met 7 die – zo maakt de rechtbank op uit de stellingen van Reflexy c.s. – daarop zijn gebaseerd, wijst de rechtbank daarom af.

Proceskosten

5.67.In de omstandigheid dat in reconventie beide partijen als gedeeltelijk in het ongelijk zijn aan te merken, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1.wijst de vorderingen van EIC c.s. af;

6.2.veroordeelt EIC c.s. in de kosten van de procedure, aan de zijde van Reflexy c.s. begroot op € 17.411,-, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als EIC c.s. niet tijdig aan de veroordelingen voldoen en het vonnis daarna wordt betekend, dan moeten EIC c.s. € 92,- extra betalen, plus de kosten van betekening;

6.3.veroordeelt EIC c.s. in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan;

6.4.verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

6.5.verklaart voor recht dat zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel II lid 6 van de aandeelhoudersovereenkomst, dat de koopprijs van de aandelen bepaald dient te worden aan de hand van de geldende waarde in het economisch verkeer en dat bij gebreke van overeenstemming daarover, conform artikel II lid 6 sub b van de aandeelhoudersovereenkomst jo. artikel 6.2 lid 6 sub a van de statuten van EIC, de koopprijs door drie deskundigen zal moeten worden vastgesteld;

6.6.wijst het meer of anders gevorderde af;

6.7.compenseert de kosten van de procedure in reconventie tussen partijen, zodat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.M. Wamsteker, mr. M.A.J. Berkers en mr. P. de Geus en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2024.

1538