ECLI:NL:RBOBR:2018:5007

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/319663 / HA ZA 17-238

Vonnis van 10 oktober 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNGA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaten mr. Th.J. Bousie en mr. A.S. van Everdingen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOOST LOYALTY B.V.,

gevestigd te Hulst,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOOST COLLECTIBLES B.V.,

gevestigd te Hulst,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOOST LOYALTY HOLDING B.V.,

gevestigd te Hulst,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOOST GROUP B.V.,

gevestigd te Heusden,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOOST GROUP HOLDING B.V.,

gevestigd te Heusden,

6. de vennootschap naar het recht van Zwitserland

BOOST COLLECTIBLES AG,

gevestigd te Cham (Zwitserland),

7. de vennootschap naar het recht van Zwitserland

BOOST HOLDING AG,

gevestigd te Cham (Zwitserland),

8. de vennootschap naar het recht van Zwitserland

BOOST GROUP INTERNATIONAL AG,

gevestigd te Cham (Zwitserland),

gedaagden,

advocaten mr. I.S. Oosterhoff, mr. W. Seinen en mr. L.A. Dahlmans te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Unga en Boost (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Afzonderlijk worden gedaagden respectievelijk Boost Loyalty BV, Boost Collectibles BV, Boost Loyalty Holding BV, Boost Group BV, Boost Group Holding BV, Boost Collectibles AG, Boost Holding AG en Boost Group International AG genoemd.

De procedure

1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 1 november 2017

de brief waarbij Boost meedeelt dat zij productie 1 bij de conclusie van antwoord intrekt

de akte waarbij Boost de producties 38 t/m 46 in het geding brengt

de akte waarbij Unga de producties 5 en 6 in het geding brengt

de akte waarbij Unga haar eis wijzigt en de producties 7 t/m 8 in het geding brengt

de brief waarbij Boost de producties 47 en 48 in het geding brengt

de brief waarbij Boost de productie 49 in het geding brengt

het proces-verbaal van comparitie van 17 april 2018.

1.2.Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

2.1.Boost is een concern, bestaande uit een aantal Nederlandse en Zwitserse vennootschappen. Aan het hoofd staat Boost Group International AG.

2.2.Unga en Boost zijn beide wereldwijd actief als aanbieders van loyaliteitsprogramma’s aan winkeliers. Loyaliteitsprogramma’s zijn programma’s waarmee de winkelier consumenten aan zich probeert te binden.

2.3.In 2011 heeft Unga het loyaliteitsprogramma ‘Little Shop’ voor Albert Heijn ontwikkeld. Daarbij worden afhankelijk van het aankoopbedrag een of meer miniaturen cadeau gedaan aan de consument. Het gaat om miniaturen van bestaande artikelen uit het assortiment van de winkelier. Naast de miniatuurproducten bestaan er producten zoals een miniatuurkassa en –winkel, die tegen een geringe betaling kunnen worden gekocht om ‘winkeltje’ te kunnen spelen. Unga heeft in totaal ongeveer 50 miniatuurproducten ontwikkeld. Zie onderstaande afbeeldingen voor een indruk van de miniatuurproducten, de verpakking daarvan en de bij te kopen accessoires.

2.4.Op 28 mei 2012 heeft Boost, toen nog handelend onder de naam Nebus (hierna ook: Boost), een miniatuurcampagne gepresenteerd aan haar klant Migros-Genossenschafts-Bund in Zwitserland (hierna: Migros).

2.5.Op 3 augustus 2012 heeft Unga een beschrijving van haar format ‘Little Shop’ als iDepot laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Op 25 maart 2013 heeft zij opnieuw een iDepot laten registereren. Daarin is de eerdere beschrijving uitgebreid met een spaarprogramma.

2.6.In november 2012 heeft Unga Migros benaderd met de bedoeling om het Little Shop-concept aan te bieden. Unga vernam toen dat Boost al een dergelijk concept aan Migros had gepresenteerd.

2.7.Op 5 december 2012 hebben Boost en Migros een overeenkomst gesloten omtrent de uitvoering van de campagne “Mini Market” in de periode week 36 tot week 43 2013 (productie 15 van Boost).

Bij e-mailbericht van 7 december 2012 (productie 16 van Boost) heeft Boost het volgende geschreven aan Grand Champion:

“Good news, We have green light from Migros.

They confirmed the promotion to us. 52 million pcs.

We don’t know exactly how many pieces in recycled material and how many in FSC carton (expect 50/50%) but at least GC can order the raw material for at least a big part. …”

2.9.Bij e-mailbericht van 21 december 2012 (productie 21 van Boost) heeft Unga contact gezocht met de heer [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] , de toenmalige CEO van Boost Loyalty BV, met de mededeling dat Unga haar format heeft gedeponeerd. Unga suggereert in dit e-mailbericht dat Boost daarop inbreuk maakt. Unga stelt voor om binnenkort samen te komen.

2.10.In januari 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden en is gecorrespondeerd tussen Boost en Unga over (onder andere) samenwerking.

Op 8 januari 2013 ontving Boost het volgende e-mailbericht van Unga (productie 7 bij productie 01 A van Unga):

“… We zijn in Spanje in contact met:

1 mercadona

2 Carrefour

3 Eroski

Met wie zitten jullie aan tafel? Morgen even bellen om e.e.a. af te stemmen? …”

2.12.Op 11 januari 2013 heeft Boost gevraagd om prijzen en doorlooptijden in verband met een mogelijke samenwerking voor het gezamenlijk laten produceren van miniatuur producten (productie 9 bij productie 01 A van Unga).

Op 17 januari 2013 ontving Boost van Unga een e-mail met de volgende informatie (productie 9 bij productie 01 A van Unga):

“Uitgaande van een opbouw zoals we voor AH hebben gedaan, zijn de globale leadtimes vanaf aanlevering designs:

1 maand samples en sample approvals

1 maand tooling

5 mio stuks per week oftewel 2,5 maanden voor 50 mio stuks.

Dus max 4,5 maanden per project. (…)

Om de prijs te kunnen bepalen hebben we designs nodig. Echter, op basis van een AH collectie is de indicatieve FOB prijs per mini incl flowpack incl leaflet: 0,10 USD. De leaflet heeft een vergelijkbare prijs als een 5x6cm sticker. De mini’s zijn dan per 400 stuks verpakt in een standaard doos. (…)

Let wel: we kunnen pas offreren of in details treden omtrent een samenwerking als Unga een licentie aan Boost verstrekt. Binnenkort verwacht ik met [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] ( [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] , rb.) samen te komen om hierover consensus te krijgen.”

2.14.Op 22 januari 2013 ontving Boost het advies van haar Nederlandse advocaten (Arnold & Siedsma) dat Unga geen auteursrechtelijke bescherming kan inroepen voor het format ‘Little Shop’ naar Nederlands recht (productie 22 van Boost).

2.15.Op 1 februari 2013 ontving Boost het advies van haar Zwitserse advocaten (Holenstein) “dass dem Konzept Unga weder in seiner Ausprägung als Schriftstück noch mit Bezug auf dessen Durchführung nach Schweizerischem Recht Urheberrechtsschutz zukommt” (productie 23 van Boost).

2.16.Omstreeks eind januari 2013 heeft Boost de onderhandelingen met Unga beëindigd.

2.17.Boost heeft de campagne bij Migros uitgevoerd onder de naam “Mini Mania”. Voor deze campagne zijn onderstaande miniaturen gebruikt en was onderstaand winkeltje te koop.

2.18.Boost heeft verder nog miniatuurcampagnes onder de naam “Mini Mania” uitgevoerd voor de Duitse supermarktketen Real en de Russische supermarktketen Lenta.

2.19.Op 8 februari 2013 heeft Boost het woord- en/of beeldmerk “LITTLE SHOP” gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), waar het woord- en/of beeldmerk vanaf 10 mei 2013 is ingeschreven.

2.20.Op 26 januari 2015 heeft Unga bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een verzoekschrift ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Dit verzoek is op 29 april 2015 toegewezen. Vervolgens zijn de heer [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] , toenmalig CEO van Boost (hierna: [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] ) en de heer [naam Global Purchasing Director van Boost] , destijds Global Purchasing Director van Boost (hierna: [naam Global Purchasing Director van Boost] ), als getuigen gehoord.

2.21.Op 14 februari 2017 heeft Unga de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om verlof tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag ex artikel 730 e.v. jo. 843a jo. 1019b jo. 1019c Rv ten laste van Boost. Daarbij verzocht Unga om beslag te mogen leggen op een aantal (elektronische) bescheiden, voor zover deze bescheiden zien op

( i) de voorbereidingen van het concept Little Shop door Boost,

(ii) de onderhandelingen met Unga over de licentie van Little Shop,

(iii) de interne communicatie over Little Shop,

(iv) de onderhandelingen met Migros en andere (potentiële) klanten van Boost over Little Shop,

( v) de onderhandelingen met Grand Champion of andere leveranciers over Little Shop,

(vi) het merkdepot van Little Shop.

Daarnaast verzocht Unga onder meer om de termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak zou moeten ingesteld te bepalen op vier weken na het leggen van het eerste beslag (productie 01 A van Unga). Het verzoek tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag is op 16 februari 2017 toegewezen zoals verzocht (behoudens wat betreft de hoogte van de dwangsom) (productie 01 B van Unga).

2.22.Unga heeft op 27 februari 2017 door Deurwaarderskantoor Groot & Evers (hierna: de deurwaarder) conservatoir bewijsbeslag laten leggen ten laste van Boost. Daarbij heeft de deurwaarder een integrale kopie van de server van Boost gemaakt en de gegevensdragers daarvan in gerechtelijke bewaarneming verstrekt aan ICT dienstverlener DigiJuris B.V. te Amersfoort (hierna: de gerechtelijk bewaarder).

2.23.De deurwaarder heeft in samenwerking met de gerechtelijk bewaarder een selectie gemaakt van de bescheiden die zijns inziens onder het beslagverlof vallen. Boost heeft deze selectie ontvangen op 5 mei 2017.

2.24.Unga heeft op 24 maart 2017 zowel de onderhavige zaak als een kort geding aangespannen tegen Boost. In de kort gedingprocedure vorderde Unga onder meer veroordeling van Boost om toe te staan dat Unga inzage in en afschrift zou krijgen van de in bewijsbeslaggenomen bescheiden en veroordeling van Boost tot staking van elk gebruik van het teken Little Shop.

2.25.Op 13 april 2017 heeft Boost een verzoek tot intrekking van het woord-en/of beeldmerk “LITTLE SHOP” ingediend bij het BBIE. De doorhaling van het merk is gepubliceerd op 24 april 2017.

2.26.Boost heeft op 8 mei 2017 een verklaring als bedoeld in artikel 1019i Rv aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank doen toekomen. In deze verklaring stelt zij vast dat de krachtens het verlof van 16 februari 2017 gelegde beslagen zijn komen te vervallen (productie 28 van Unga).

2.27.De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis in kort geding van 23 mei 2017 de vorderingen van Unga afgewezen (productie 7 van Boost). Omtrent de stelling van Boost dat het door Unga ten laste van haar gelegde bewijsbeslag inmiddels is vervallen, omdat Unga niet tijdig een eis in de hoofdzaak heeft ingesteld heeft de voorzieningenrechter onder 4.5. van het vonnis het volgende overwogen: “Deze stelling faalt. Voor zover niet reeds het onderhavige kort geding heeft te gelden als een eis in de hoofdzaak heeft Unga bij dagvaarding van 24 maart 2017 een vordering ex artikel 843a Rv, alsmede een vordering tot het gestaakt houden van de merkinbreuk ingesteld.”

2.28.Op 23 augustus 2017 is het teken “Little Shop” van Unga als Europees beeldmerk ingeschreven onder nummer 016619074.

Het geschil

Unga vordert, na wijziging van eis samengevat –

Primair

1. Boost te veroordelen toe te staan dat Unga direct na het wijzen van vonnis inzage verkrijgt in en afschrift wordt verschaft van de in paragraaf 49 van de dagvaarding genoemde bescheiden, althans van de door de rechtbank te bepalen bescheiden door de gerechtelijk bewaarder die deze stukken reeds uit hoofde van het bewijsbeslag onder zich heeft, met medewerking van een deurwaarder van deurwaarderskantoor Groot & Evers, en Boost te veroordelen daaraan alle benodigde medewerking te verlenen,

2. Boost te bevelen binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis inzage te verlenen in en afschrift te verschaffen van de in paragraaf 49 van de dagvaarding genoemde bescheiden voor zover die niet onder het beslag vallen, althans de door de rechtbank te bepalen bescheiden,

Subsidiair

3. Boost te bevelen over te gaan tot het onder 1 dan wel 2 gevorderde, met bepaling dat de volgende procedure wordt gevolgd:

a. Boost verstrekt binnen de bevolen termijn een kopie van de bescheiden onder het gevorderde sub 1 en 2 (houdende de vertrouwelijke bedrijfsgegevens in leesbare vorm) in gerechtelijke bewaarneming, voor zover een kopie van deze bescheiden nog niet in het bezit is van de gerechtelijk bewaarder,

b. Boost wordt een aanvullende termijn van 1 dag geboden, althans een door de rechtbank te bepalen termijn, om de bescheiden onder het gevorderde sub 1 en 2 eerst te ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens door deze informatie zwart te maken, alvorens inzage te verlenen en afschrift te verstrekken aan Unga en

c. de deurwaarder die het bewijsbeslag heeft gelegd, althans een door de rechtbank te bepalen deskundige, wordt als deskundige benoemd die op schriftelijk verzoek van Unga onderzoekt of Boost meer gegevens zwart heeft gemaakt dan die welke als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt, en hierover verslag uitbrengt aan partijen. Stukken die door Boost ten onrechte zwart zijn gemaakt volgens het verslag van de deurwaarder, moeten alsnog aan Unga ter beschikking worden gesteld,

Meer subsidiair:

4. Boost te veroordelen toe te staan dat de deurwaarder en/of de gerechtelijk bewaarder afschrift van de in paragraaf 49 van de dagvaarding genoemde bescheiden die onder het bewijsbeslag vallen aan Unga verschaf(t)/(fen) na een door de rechtbank vast te stellen procedure,

En in alle gevallen:

5. Boost hoofdelijk, althans Boost te veroordelen elk gebruik van het teken Little Shop gestaakt te (doen) houden,

6. Boost hoofdelijk, althans Boost te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 250.000, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag, per dag of gedeelte van een dag dat Boost in strijd handelt met het onder 1, 2, althans 3, althans 4, en 5 gevorderde,

7. te bevelen dat in alle gevallen een volledige kopie van de beslagen documenten, welke door de gerechtelijk bewaarder in bewaring worden gehouden, in bewaring blijft bij de gerechtelijk bewaarder, tot door een bodemrechter bij in kracht van gewijsde gegane beslissing anders is beslist,

8. Boost hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv voor zover die kosten betrekking hebben op de vorderingen van Unga ten aanzien van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, vermeerderd met nakosten.

Unga legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

Boost heeft onrechtmatig gehandeld jegens Unga en Boost pleegt auteursrechtinbreuk. Gelet op de aan Boost verweten gedragingen is sprake van een rechtsbetrekking tussen Unga en Boost. Unga heeft er belang bij om inzage in en afschrift van de gevraagde bescheiden te krijgen om daarmee inzicht te krijgen in de exacte omvang van het verweten handelen van Boost.

Unga heeft er voorts belang bij dat Boost zich onthoudt van het gebruik van het teken Little Shop. Weliswaar heeft Boost de inschrijving van het merk Little Shop ingetrokken, maar gelet op de wijze waarop Boost zich in het verleden heeft opgesteld, is Unga beducht dat Boost het teken zal gaan gebruiken.

3.2.Boost voert verweer.

3.3.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Bevoegdheid van deze rechtbank en toepasselijk recht

Boost Collectibles AG, Boost Holding AG en Boost Group International AG

zijn gevestigd te Zwitserland. Het geschil heeft derhalve internationale aspecten, zodat allereerst (ambtshalve) moet worden onderzocht of de Nederlandse rechter bevoegd is er kennis van te nemen.

4.2.Zwitserland is partij bij het Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEU L 339/3 van 21 december 2007; hierna: EVEX II). Het geschil tussen partijen betreft een burgerlijke zaak als bedoeld in artikel 1 van het verdrag, zodat dit verdrag van toepassing is.

4.3.Op grond van artikel 6 lid 1 EVEX II en in afwijking van de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EVEX II, kunnen Boost Collectibles AG, Boost Holding AG en Boost Group International AG worden opgeroepen voor de – in dit geval – Nederlandse rechter omdat de overige gedaagden alle in Nederland gevestigd zijn en tussen de vorderingen ten aanzien van alle gedaagden een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaak onverenigbare beslissingen worden gegeven. Deze rechtbank is daarom bevoegd tot kennisname van het geschil.

4.4.Nu de Nederlandse rechter in casu rechtsmacht toekomt dient de vordering ex artikel 843a Rv naar Nederlands recht (lex fori) te worden beoordeeld, omdat de exhibitieplicht deel uitmaakt van het Nederlands procesrecht.

Het verweer van Boost dat het bewijsbeslag is vervallen

Boost voert aan dat het door Unga gelegde bewijsbeslag is vervallen, aangezien volgens haar Unga niet tijdig de eis in de hoofdzaak heeft ingesteld. Boost onderbouwt dit – samengevat – als volgt.

Artikel 1019i lid 1 Rv bepaalt dat de rechter die een voorlopige IE-maatregel treft daarbij, op vordering van de eiser of ambtshalve, een redelijke termijn dient te bepalen voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Met de eis in de hoofdzaak wordt hier gedoeld op de IE-inbreukprocedure.

De gedaagde tegen wie een voorlopige maatregel wordt getroffen op grond van vermeende inbreuk op een IE-recht, zoals het leggen van een IE-bewijsbeslag als in de onderhavige zaak, dient binnen een redelijke termijn te weten waar hij aan toe is. Daartoe dient de eiser in een dergelijk geval binnen een redelijke termijn ook daadwerkelijk een vordering op grond van IE-inbreuk in te stellen in de hoofdzaak, op straffe van verval van de voorlopige maatregel. Daarbij is ook van belang dat in de Beslagsyllabus is opgenomen dat de Hoge Raad een bewijsbeslag “beschouwt als een ingrijpend dwangmiddel, waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd, aanzienlijke hinder en/of schade kan worden toegebracht.”

De voorzieningenrechter die een redelijke termijn bepaalt dient daarbij rekening te houden met de omstandigheden van het geval en de positie van partijen. De praktijk laat nogal uiteenlopende termijnen zien. De jurisprudentie laat zien dat als de voorlopige voorziening een kort gedingvonnis betreft, meestal een redelijke termijn van zes maanden wordt gehanteerd. Ingeval de voorlopige voorziening (tevens) een conservatoir (bewijs)beslag betreft kan de termijn bijvoorbeeld worden bepaald op vier weken, om deze samen te laten vallen met de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv.

In geval van een algemeen (dat wil zeggen: niet-IE) bewijsbeslag ex artikel 730 Rv, kan de instelling van een vordering ex artikel 843a Rv als eis in de hoofdzaak gelden, maar bij een IE-bewijsbeslag ex 1019b/1019c Rv is dit in het licht van de ratio van een redelijke termijn onvoldoende en zal, naast een vordering ex artikel 843a Rv tevens een IE-inbreukvordering ingesteld dienen te worden binnen de daartoe door de voorzieningenrechter gestelde redelijke termijn ex artikel 1019i Rv (en 50 lid 6 TRIPS-Verdrag). Ingeval van een gemengd/gecombineerd (algemeen en IE-) bewijsbeslag kunnen (dienen) twee aparte termijnen worden verzocht: één voor het instellen van een vordering op grond van artikel 843a Rv in de hoofdzaak (ex artikel 700 lid 3 Rv) en één voor het instellen van een IE-eis in de hoofdzaak (ex artikel 1019i Rv). De Beslagsyllabus voorziet hierin. Wanneer aldus twee aparte termijnen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak worden verzocht kan de artikel 1019i Rv termijn gelijkgesteld worden met de kortere artikel 700 lid 3 Rv termijn (van meestal 2 of 4 weken) of daarnaast alsnog op 6 maanden worden bepaald.

Unga heeft de voorzieningenrechter in haar verzoekschrift tot conservatoir bewijsbeslag niet expliciet verzocht om twee aparte termijnen, maar slechts verzocht één termijn voor het instellen van de hoofdzaak te bepalen en wel op vier weken na het leggen van het eerste beslag. Op welke termijn Unga precies doelt heeft zij niet gespecificeerd, maar blijkens paragraaf 176 van het verzoekschrift heeft Unga daarmee (slechts) het oog gehad op een termijn voor het instellen van een inzage-vordering ex artikel 843a Rv. Artikel 1019i Rv wordt in het verzoekschrift niet genoemd. Doordat de voorzieningenrechter de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak heeft toegewezen “zoals verzocht”, is die termijn bepaald op vier weken na het leggen van het eerste beslag. De vraag is wat dit betekent: óf er is géén termijn ex artikel 1019i lid 1 Rv bepaald, in welk geval dan de wettelijke termijn van één maand geldt ingevolge artikel 1019i lid 2 Rv óf het moet ervoor worden gehouden dat de toegewezen termijn voor het instellen van de hoofdzaak, die is bepaald op vier weken na het leggen van het eerste beslag, tevens heeft te gelden als de termijn ex 1019i lid 1 Rv. Hoe dan ook, in beide gevallen is de termijn voor het instellen van een IE-inbreukvordering in een bodemprocedure eind maart 2017 verstreken.

De voorzieningenrechter, heeft naar aanleiding van Boosts verklaring ex artikel 1019i Rv d.d. 8 mei 2017, in het vonnis van 23 mei 2017 als volgt geoordeeld: “Voor zover niet reeds het onderhavige kort geding heeft te gelden als een eis in de hoofdzaak heeft Unga bij dagvaarding van 24 maart 2017 een vordering ex artikel 843a Rv, alsmede een vordering tot het gestaakt houden van de merkinbreuk ingesteld.”

Volgens Boost is dit oordeel van de voorzieningenrechter onjuist. De vordering ex artikel 843a Rv die op 24 maart 2017 in kort geding is ingesteld mag dan kwalificeren als een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv, de eis in de hoofdzaak zoals neergelegd in artikel 1019i Rv dient een inbreukvordering te betreffen. Uit de dagvaarding en uit de processtukken in eerdere procedures van Unga blijkt overduidelijk dat Unga Boost primair beschuldigt van inbreuk op haar gestelde intellectuele eigendomsrechten. Als eis in de hoofdzaak had Unga dan ook, op zijn minst in deze bodemprocedure, tijdig – binnen de redelijke termijn ex artikel 1019i Rv – een inbreukvordering dienen in te stellen. Voor zover de vordering tot staking van het gebruik van het merk Little Shop al als een dergelijke inbreukvordering kon worden beschouwd, is deze met de eiswijziging van 13 april 2018 vervallen. Er is dus niet een inbreukvordering in de hoofdzaak ingesteld, zodat de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv ruimschoots is verstreken.

Voor zover er dan nog een vordering resteert die geen betrekking heeft op IE, geldt dat het Unga niet vrijstaat om op twee paarden te wedden door zowel een kort geding- als een bodemdagvaarding te betekenen en, na verlies van het kort geding, niet te appelleren zodat de ingestelde hoofdzaak kracht van gewijsde heeft verkregen en dan maar terug te vallen op de bodemzaak, die dan plots als eis in de hoofdzaak heeft te gelden.

4.5.1.Naar het oordeel van de rechtbank valt de vordering op grond van artikel 843a Rv in de onderhavige bodemprocedure, evenals de vordering in het kort geding, te beschouwen als eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv. Er is immers slechts bewijsbeslag gelegd op bescheiden, teneinde daarvan afschrift en inzage te kunnen verkrijgen in een op artikel 843a Rv gebaseerde (vervolg)procedure en niet op (vermeend) inbreukmakende producten. De uitoefening van het in artikel 843a Rv bedoelde recht op inzage is mede erop gericht een partij in de gelegenheid te stellen haar proceskansen in te schatten alvorens een (bodem)procedure in te stellen. Met het karakter van deze specifieke (voorlopige) maatregel past het niet te verlangen dat al vóórdat inzage is verkregen een inbreukprocedure wordt gestart (aldus ook Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 november 2015, Linkkers B.V. tegen PriHealth B.V., IEF 15468). Bovendien is uitsluitend beslag gelegd op een kopie van de server van Boost. Zonder nadere toelichting, die niet is verstrekt, valt niet in te zien dat Boost hiervan hinder ondervindt of daardoor schade lijdt. De rechtbank verwerpt dan ook het verweer van Boost dat het door Unga gelegde bewijsbeslag vervallen is.

4.5.2.De rechtbank verwerpt eveneens de stelling van Boost dat het Unga niet vrijstaat om, zo vat de rechtbank samen, door te procederen in de hoofdzaak, terwijl in kort geding de vordering is afgewezen. De kort gedingprocedure is naar haar aard een procedure, waarin geen onderzoek ten gronde plaatsvindt, zodat het “kracht van gewijsde” niet geldt voor de bodemprocedure, waarin de zaak, voor zover mogelijk in een 843a Rv-procedure, wel ten gronde wordt behandeld.

De inhoudelijke beoordeling

4.6.De rechtbank komt dus inhoudelijk toe aan de vraag of Unga op grond van artikel 843a Rv recht heeft op inzage in en afschrift van de in de dagvaarding omschreven bescheiden. De vordering van Unga kan alleen worden toegewezen als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: (a) er moet in voldoende mate aannemelijk worden dat Unga een rechtmatig belang heeft bij de gevraagde inzage/afschriften en voorts moet het gaan om (b) bepaalde bescheiden aangaande (c) een rechtsbetrekking waarbij Unga partij is. De rechtbank gaat eerst in op de vraag of er sprake is van een rechtsbetrekking waarbij Unga partij is.

Volgens Unga is de rechtsbetrekking tussen haar en Boost, op grond waarvan zij belang heeft bij de gevraagde inzage/afschriften, gelegen in de volgende verweten gedragingen:

1) Er is sprake van bedrog en/of onrechtmatig handelen van Boost doordat zij onder valse voorwendselen vertrouwelijke bedrijfsgevoelige gegevens van Unga heeft verkregen en daarvan gebruik heeft gemaakt.

2) Er is sprake van onrechtmatig handelen van Boost door Migros en andere retailers ertoe aan te zetten niet met Unga in zee te gaan.

3) Boost pleegt auteursrechtinbreuk door het zonder toestemming overnemen van het Little Shop format, de Little Shop-producten en de verzameling van werken.

4) Boost pleegt auteursrechtinbreuk door het zonder toestemming openbaar maken aan de retailers en verveelvoudigen van (marketing)materiaal van Unga.

5) Boost heeft onrechtmatig gehandeld door te kwader trouw het merk Little Shop te deponeren.

6) Boost handelt onrechtmatig door het slaafs nabootsen van het Little Shop format en de Little Shop producten.

4.8.Boost heeft gemotiveerd betwist dat de door Unga gestelde rechtsbetrekking zich voordoet.

De rechtbank overweegt hierover als volgt. In HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem), r.o. 4.1.5., heeft de Hoge Raad ten aanzien van een geval waarin de inbreuk werd betwist, omtrent de aannemelijkheid van de rechtsbetrekking overwogen:

“(…)

Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.

De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art.1019a Rv als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering.

De in de feitenrechtspraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid geeft geen blijk van miskenning van het voorgaande.

(…)”

Er dient dus sprake te zijn van een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid van de rechtsbetrekking, waarbij het aankomt op een waardering van de stellingen en verweren van partijen. Het criterium gaat niet zo ver dat moet zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering. Het criterium geldt ook voor zaken waarbij alleen artikel 843a Rv, en niet artikel 1019a Rv, van toepassing is.

De rechtbank zal aan de hand van dit criterium onderzoeken of Unga de door haar gestelde rechtsbetrekking voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Daarbij zal de rechtbank in een iets andere volgorde ingaan op de verweten gedragingen en onder meer ook ingaan op de vraag of Unga auteursrecht heeft op het Little Shop-concept en/of op de afzonderlijke miniaturen en/of of sprake is van een verzamelauteursrecht.

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost onder valse voorwendselen vertrouwelijke bedrijfsgevoelige gegevens van Unga heeft verkregen en daarvan gebruik heeft gemaakt?

4.9.1.De “bedrijfsgevoelige gegevens” waarop Unga doelt bestaan uit de informatie die zij op 8 en 17 januari 2013 per e-mail aan Boost heeft verstrekt. Zie hiervoor onder r.o. 2.11. en 2.13. Volgens Unga kwalificeert de in bedoelde e-mails opgenomen informatie als “geheim” in de zin van artikel 39 TRIPS-Verdrag. Unga stelt dat de inkoopprijzen van haar Little Shop-producten, de levertijden van en afspraken met haar leverancier Grand Champion, de hoeveelheden die Unga aanhoudt naar aanleiding van haar eerdere ervaringen met Albert Heijn en haar (potentiële) klanten geheim zijn, dat deze informatie handelswaarde bezit en dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de geheimhouding te waarborgen. Immers is tijdens het eerste gesprek tussen de heer [naam medewerker Unga] (van Unga) en de heer [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] (van Boost) strikte geheimhouding afgesproken. Unga verwijst daarvoor naar de verklaring die de heer [naam medewerker Unga] heeft afgelegd in het voorlopig getuigenverhoor.

Boost betwist dat geheimhouding is overeengekomen. Boost verwijst naar de verklaring die de heer [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] in het voorlopig getuigenverhoor heeft afgelegd.

Boost wijst erop dat in de e-mail van 17 januari 2013 enkel wordt opgemerkt dat de gemiddelde prijs van miniaturen USD 0,10 is en dat de globale leadtimes ongeveer 4,5 maand zouden zijn. Dit is in antwoord op de vraag om een offerte en Unga wijst er zelf nog eens op dat de verstrekte informatie niet eens de status van een offerte heeft. Boost betwist dat de informatie handelswaarde heeft.

De rechtbank stelt voorop dat niet al te lichtvaardig dient te worden aangenomen dat sprake is van “geheime informatie”. Het artikel 39 (lid 2) van het TRIPS-Verdrag waarnaar Unga verwijst, geeft voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, om als zodanig te worden aangemerkt. Artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag bepaalt dat natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid hebben te beletten dat informatie, die aan de voorwaarden voldoet en waarover zij rechtmatig beschikken, zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die in strijd is met eerlijke handelsgebruiken.

Zoals het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft overwogen in zijn arrest van 29 maart 2011 (GBT/Ajinomoto) kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. Met andere woorden, er is sprake van onrechtmatig handelen indien informatie die voldoet aan de in artikel 39 lid 2 TRIPS-Verdrag genoemde criteria, wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen zonder toestemming van degene die rechtmatig over de informatie beschikt.

Inmiddels hebben het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 (betreffende – kort gezegd – de bescherming van bedrijfsgeheimen, hierna: de Richtlijn) uitgevaardigd. De Richtlijn had op 9 juni 2018 moeten zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. De invoering van de op de Richtlijn geënte Wet bescherming bedrijfsgeheimen heeft echter vertraging opgelopen. Daarom heeft de Richtlijn rechtstreekse werking verkregen. Dit is echter gebeurd terwijl in deze zaak al vonnis was gevraagd, zodat het de vraag is of de Richtlijn in deze zaak rechtstreekse werking heeft. Maar hoe dan ook dient de rechtbank zich zoveel als mogelijk te onthouden van een uitleg van artikel 39 van het TRIPS-Verdrag/artikel 6:162 BW die de verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen. De rechtbank zal daarom onderzoeken of de door Unga aan Boost verstrekte informatie voldoet aan de in artikel 2 lid 1 van de Richtlijn genoemde cumulatieve voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan om te kwalificeren als “bedrijfsgeheim”. Die voorwaarden zijn:

a. a) de informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

b) de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en

c) de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de op 8 en 17 januari 2013 verstrekte informatie, afzonderlijk dan wel in samenhang bezien, niet worden beschouwd als geheim in de zin van artikel 2 lid 1 van de Richtlijn.

Zowel de op 8 januari 2013 als de op 17 januari 2013 verstrekte informatie is door Unga zonder enige terughoudendheid, via gewone e-mailberichten verstrekt. Dat mondeling geheimhouding zou zijn afgesproken, zoals Unga stelt, maar Boost betwist, is gezien de omstandigheden (Unga en Boost zijn concurrenten) geen afdoende maatregel om de informatie geheim te houden.

Bovendien behelst de verstrekte informatie niet meer dan de opgave van een aantal namen van winkelbedrijven in Spanje en/of een gemiddelde prijs en een globale doorlooptijd. Zonder nadere toelichting, die Unga niet heeft gegeven, valt niet in te zien waarom die beschouwd moet worden als informatie die handelswaarde bezit. Nu de informatie aan geen van de cumulatieve voorwaarden voldoet, faalt de stelling van Unga al.

4.9.5.De rechtbank zal ten overvloede nog ingaan op de stelling van Unga dat Boost de informatie onder valse voorwendselen heeft verkregen en deze heeft gebruikt.

4.9.6.Volgens Unga deed Boost tijdens de onderhandelingen alsof zij nog met geen enkele retailer een overeenkomst had gesloten en dat zij daarvoor juist met Unga wilde samenwerken. Boost schreef bijvoorbeeld aan Unga dat zij slechts ‘aanvragen’ van retailers had ontvangen. Boost erkende dat zij een licentie nodig zou hebben voordat ze het Little Shop-format zou kunnen verkopen. Kort nadat Boost de onderhandelingen had beëindigd bleek dat Boost niet alleen achter de rug van Unga om al contact had met Grand Champion, maar ook dat zij aan Grand Champion al voorschotten had betaald. Opmerkelijk is dat [naam Global Purchasing Director van Boost] in het voorlopig getuigenverhoor verklaarde dat de voorschotten pas op 4 februari 2013 waren betaald. Dit terwijl [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] de betaling aan de Chinese leverancier had gegeven als reden voor het afbreken van de onderhandelingen. Unga heeft de indruk dat haar inkoopprijzen door Boost zijn gebruikt om Grand Champion onder druk te zetten. Welke afspraken Boost nu al wel of niet met Grand Champion had gemaakt ten tijde van de onderhandelingen en of Boost de door Unga verstrekte vertrouwelijke informatie op onrechtmatige wijze heeft gebruikt is Unga niet duidelijk. Hierover zijn volgens Unga door [naam Global Purchasing Director van Boost] en [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] van Boost tijdens de voorlopige getuigenverhoren tegenstrijdige verklaringen afgelegd. [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] heeft destijds verklaard: “Ik ben mij er niet van bewust geweest dat er op meerdere sporen zou zijn gewerkt. Dat is overigens wel gebruikelijk.” [naam Global Purchasing Director van Boost] heeft verklaard: “Ik was destijds verbaasd te vernemen dat er gesprekken met Unga waren. Ik was immers van de contacten met Unga niet op de hoogte. Het is juist dat wij met onze Chinese leverancier reeds gevorderd waren wat betreft de mogelijke Migros order. De heer [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] heeft mij destijds verzocht een twee-sporen beleid te volgen voor de situaties dat wel of geen contract met Unga tot stand zou komen.” “Dat er een twee-sporen beleid gevoerd werd was voor de eerste keer. Dat was nog nooit eerder voorgekomen. (paragrafen 64, 66 en 71 van het verzoekschrift).

Boost betwist dat zij de informatie onder valse voorwendselen heeft gekregen. Boost voert aan dat Migros al jarenlang een vaste klant is van Boost en dat zij al in november 2011 een miniatuurcampagne (toen nog met producten in de vorm van een gum of magneet) aan Migros heeft gepresenteerd. Volgens Boost is Grand Champion al sinds 2010 haar vaste leverancier. Na het akkoord van Migros op 5 december 2012 heeft Boost op 7 december 2012 een deel van de order bij Grand Champion geplaatst. Omdat Boost zich had gecommitteerd jegens Migros diende zij rekening te houden met het scenario dat Unga rechten zou hebben die het leveren van de miniatuurproducten zouden kunnen dwarsbomen. Om voor dat geval haar schade te beperken zou zij een licentie moeten krijgen of via Unga de miniaturen moeten bestellen. Boost heeft Unga steeds voorgehouden dat zij meende dat Unga geen rechten had. Boost verwijst naar het e-mailbericht van [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] van 10 januari 2013 (productie 8 bij productie 01 A van Unga), waarin deze dat standpunt inneemt. De prijs die Unga noemde, namelijk USD 0,10 per miniatuur, was 40% hoger dan de prijs die Boost aan Grand Champion zou betalen.

Nadat Boost het advies van haar advocaten ontving dat Unga geen rechten van intellectuele eigendom op het format heeft, was er voor Boost geen aanleiding meer om zaken te doen met Unga.

4.9.8.De rechtbank overweegt als volgt. Op het moment dat de onderhandelingen startten, had Boost de opdracht van Migros al binnen en zelf al een deelorder bij Grand Champion geplaatst, zoals blijkt uit de door Boost overgelegde stukken. Unga wist op dat moment op zijn minst dat Boost aan Migros een miniatuurcampagne had gepresenteerd. Zij had dat immers van Migros vernomen. De onderhandelingen tussen Boost en Unga zijn gestart op initiatief van Unga in verband met Unga’s stelling dat Boost inbreuk maakte op haar concept. Uit het e-mailbericht van [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] waarnaar Boost verwijst, blijkt dat Boost niet (zonder meer) erkende dat zij een licentie nodig had. Het is begrijpelijk dat Boost, zolang zij daaromtrent nog geen advies had ontvangen van haar advocaten, in gesprek ging met Unga, om te voorkomen dat Unga op basis van haar mogelijke rechten de deal met Migros zou dwarsbomen. Dat Boost onder valse voorwendselen de informatie van Unga heeft verkregen, acht de rechtbank door Unga niet aannemelijk gemaakt. De “tegenstrijdigheden” in de verklaringen van [naam Global Purchasing Director van Boost] en [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] waarop Unga wijst, zijn niet van dien aard, dat de verdenking van Unga dat Boost gebruik heeft gemaakt van de door haar verstrekte informatie gerechtvaardigd is. Dat Boost de gegevens heeft gebruikt om Grand Champion, die al 10 jaar haar leverancier was, zoals Unga niet heeft weersproken, onder druk te zetten is evenmin aannemelijk gemaakt.

4.9.9.Naar het oordeel van de rechtbank heeft Unga dus niet aannemelijk gemaakt dat Boost onder valse voorwendselen vertrouwelijke bedrijfsgevoelige gegevens van Unga heeft verkregen en daarvan gebruik heeft gemaakt.

Heeft Unga intellectuele eigendomsrechten op haar Little Shop-concept en/of op de afzonderlijke miniaturen en/of is sprake van een verzamelauteursrecht?

4.10.Unga heeft daarvoor het volgende gesteld. Het Little Shop-format is geen algemeen idee, maar een zeer gedetailleerd uitgewerkt format, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn:

Gedurende de campagne ontvangt de klant telkens bij een vooraf vastgesteld concreet aankoopbedrag (€ 15) van de retailer een miniatuurversie van producten uit het assortiment van die retailer;

De ontvangen miniatuurproducten zijn bestemd voor kinderen;

De campagne duurt 4-10 weken bij de retailers;

De miniaturen zijn verpakt in een ‘blinde flow-pack’ van plastic, voorzien van een campagne logo, details van de retailer (logo, adres, website), details van Unga, barcode, batch/lotnummer;

De campagne omvat ook een ‘completer’, een plastic of kartonnen product dat ruimte biedt voor iedere miniatuur, waardoor het kind een duidelijk overzicht heeft van de reeds ontvangen en de ontbrekende miniaturen. De retailer kan de completer gratis geven of verkopen, en

De retailer verkoopt gedurende de campagne ‘winkeltje producten’ waarmee het reilen en zeilen in een winkel kan worden nagespeeld, namelijk een kartonnen winkeltje of counter, winkelmandje, kassa, trolley, winkeltas, weegschaal, speelgeld en een ‘completer’ waarin de miniaturen kunnen worden verzameld. De retailer kan kiezen welke onderdelen hij aanbiedt.

Unga stelt dat zij auteursrechten heeft op het Little Shop-format en op (de vormgeving van) Little Shop-producten. Unga is vele maanden bezig geweest met het ontwerpen en doen produceren van de Little Shop-producten. Daarbij heeft zij voortdurend creatieve keuzes gemaakt. Zij heeft op de producten dan ook een auteursrecht, met uitzondering van een enkel product dat zij van derden heeft afgenomen.

Volgens Unga heeft zij voorts een verzamelauteursrecht, als bedoeld in artikel 10 lid 2 Auteurswet. Unga heeft de Little Shop-producten met zorg uitgezocht, ontworpen en verzameld. Unga heeft naast het zorgvuldig geselecteerde aanbod van miniatuurproducten ook de merchandise-producten zorgvuldig geselecteerd.

4.10.1.Boost heeft de stellingen van Unga gemotiveerd betwist.

4.10.2.De rechtbank overweegt als volgt. Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (o.a. HR 22 februari 2013, LJN B71529 (Stokke/H3)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om de uitdrukking van een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk. Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (HvJEU 16 juli 2009, zaak C-5/08, ECLI:EU:C2009:465 (Infopaq I)). Verder is niet van belang of de verschillende elementen waar het voortbrengsel uit bestaat ieder afzonderlijk auteursrechtelijk beschermd zijn of niet. Het gaat erom of de combinatie van (al dan niet op zichzelf beschermde) elementen waaruit het voortbrengsel is opgebouwd, voldoet aan de hiervoor vermelde maatstaf.

4.10.3.De omschrijving van het Little Shop-format zoals Unga die geeft, is naar het oordeel van de rechtbank te abstract, in die zin dat het een opsomming is van een aantal algemene (bekende) elementen waaruit het format is opgebouwd, zoals het ontvangen van een miniatuurproduct, in een blinde verpakking, bij een bepaald aankoopbedrag, bestemd voor kinderen, gedurende een bepaalde periode. De ideeën of gedachten achter die elementen zijn vrij en komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Deze algemene elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen, althans heeft Unga haar stelling op dit punt niet nader onderbouwd.

4.10.4.Unga heeft daarnaast onvoldoende onderbouwd waarom de (vormgeving van) verschillende, afzonderlijke miniatuurproducten een werk zouden zijn in de hiervoor genoemde zin, laat staan waarom zij daarop het auteursrecht zou hebben. Het betreft immers miniaturen van bestaande producten, welke producten deels groeien in de natuur en voor het overige door anderen zijn gemaakt/vormgegeven. Ook ten aanzien van de verzameling van deze miniatuurproducten heeft Unga onvoldoende gesteld waarom deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Deze kan dan ook niet worden beschouwd als een verzameling van werken in de zin van artikel 10 lid 2 Auteurswet.

4.10.5.Daar komt nog bij dat in één oogopslag duidelijk is dat Boost andere miniaturen/andere producten gebruikt en dat de vorm van het winkeltje van Boost sterk afwijkt van het winkeltje van Unga. Ook de andere, hierboven niet met foto’s weergegeven elementen van de campagne van Boost, zoals de completer, wijken qua vorm af van de vergelijkbare elementen van de campagne van Unga. Slechts de kassa’s in beide campagnes hebben dezelfde vorm, al is de kleur van de kassa van Unga blauw en van die van Boost oranje. Unga stelt echter niet dat zij deze kassa heeft ontworpen en Boost stelt dat dit een bestaand ontwerp is dat al vele jaren te koop wordt aangeboden. Voor zover de vorm van deze kassa al auteursrechtelijk zou zijn beschermd, kan Unga op die bescherming dan ook geen beroep doen.

4.10.6.Dit alles leidt tot de conclusie dat niet aannemelijk is geworden dat Unga intellectuele eigendomsrechten op haar Little Shop-concept en/of op de afzonderlijke miniaturen heeft of dat sprake is van een verzamelauteursrecht. Dit betekent dat Boost daar dus ook geen inbreuk op kan maken. De onder 3) genoemde gedraging is dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing?

De rechtbank stelt voorop dat nabootsing van een format/product/een verzameling producten dat/die niet word(t)(en) beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel is toegestaan. Daarop geldt als uitzondering dat door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product(en), mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide (verzameling) producten gevaar voor verwarring ontstaat.

Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het Little Shop-concept het benodigde onderscheidend vermogen bezit voor een eigen plaats op de markt, is – zoals hiervoor al is overwogen – in één oogopslag duidelijk dat Boost andere miniaturen/andere producten gebruikt en dat de vorm van het winkeltje en de andere elementen van de campagne van Boost afwijken van de elementen van Unga. Met andere woorden zijn de uiterlijke kenmerken van de Boost Mini Mania-campagne voldoende verschillend van die van het Little Shop-concept. Daarmee is geen sprake van verwarringwekkende nabootsing en dus evenmin van onrechtmatig handelen van de zijde van Boost. De eventueel bij een aantal retailers ontstane verwarring, waarover Unga spreekt, is mogelijk gebaseerd op de veronderstelling dat het idee van een miniatuurcampagne is beschermd. Zoals hiervoor al overwogen komen ideeën of gedachten echter niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Het is ook niet de bedoeling dat een idee via de achterdeur van slaafse nabootsing toch bescherming geniet.

4.11.1.Unga heeft dus niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing door Boost.

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost auteursrechtinbreuk heeft gepleegd door het zonder toestemming openbaar maken aan retailers en verveelvoudigen van (marketing)materiaal van Unga?

4.12.Unga stelt dat zij, toen zij in november 2012 gesprekken aanging met Migros, vernam dat Boost tijdens de verkooppresentatie de producten van Unga gebruikte. In de loop van 2013 ontving Unga berichten van twee buitenlandse retailers dat Boost het Little Shop-format van Unga presenteerde aan deze retailers en daarbij tenminste een keer had gezegd dat Boost goedkeuring zou hebben van Unga om het format aan te bieden. Die berichten ontving Unga per sms van 28 januari 2013 van [naam marketing director AH] , destijds marketing director van Ahold in Tsjechië en van [naam head of strategic marketing X5] , head of strategic marketing van X5-supermarkten in Rusland. Volgens Unga is het aannemelijk dat Boost miniaturen van Unga heeft gebruikt bij de presentaties. Tijdens het voorlopig getuigenverhoor verklaarde [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] dat zij in China opgevraagde samples aan de potentiële klanten verstrekken. Aangezien Boost dezelfde fabriek als Unga gebruikte en zelf nog geen voorschot had betaald aan die fabriek op 28 januari 2013 (dat deed zij volgens [naam Global Purchasing Director van Boost] pas op 4 februari 2013), is het aannemelijk dat Boost geen eigen samples had en daarom de samples van Unga toonde, aldus Unga.

4.12.1.Boost betwist bij gebrek aan wetenschap dat zij tijdens verkooppresentaties miniatuurproducten van Unga heeft getoond. De door Unga overgelegde verklaringen maken niet inzichtelijk dat er überhaupt miniaturen zijn getoond en dat deze dezelfde miniaturen zouden zijn als die van de campagne van Unga. Mocht Boost al samples van de Albert Heijn campagne hebben getoond, dan geldt dat deze samples eerder met toestemming van Unga middels de Albert Heijn campagne op de markt zijn gebracht, zodat het distributierecht daarop is uitgeput, aldus Boost.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Unga onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Boost voorbeelden van de Albert Heijn miniatuurcampagne heeft getoond bij de presentatie van haar eigen campagne. Maar zelfs als dat zo zou zijn en op de individuele miniaturen auteursrecht zou rusten (wat Unga, zoals hiervoor onder 4.10.4. is overwogen, onvoldoende heeft onderbouwd), vormt het gebruik van een of meer miniaturen als voorbeeld bij de presentaties door Boost geen inbreuk op dat auteursrecht. De miniaturen waren immers al in grote aantallen met toestemming van Unga in het verkeer gebracht, waarmee het distributierecht daarop was uitgeput. Zelfs al zou Boost via haar leverancier Grand Champion samples van de Albert Heijn campagne hebben verkregen, kan het gebruik daarvan als voorbeeld voor een vergelijkbare (maar niet dezelfde) campagne niet als inbreuk op enig auteursrecht dan wel als anderszins onrechtmatig worden beschouwd. Het idee van de miniatuurcampagne is immers niet beschermd. Boost had dus geen toestemming nodig van Unga om een miniatuurcampagne te presenteren.

Unga heeft ook op dit punt niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost auteursrechtinbreuk heeft gepleegd (dan wel anderszins onrechtmatig heeft gehandeld).

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost onrechtmatig heeft gehandeld door Migros en andere retailers ertoe aan te zetten niet met Unga in zee te gaan?

4.13.Unga stelt hierover dat Boost onrechtmatig heeft gehandeld door te profiteren van de inspanningen van Unga ten aanzien van de ontwikkeling van haar Little Shop-format. Boost heeft het format en de Little Shop-producten gebruikt in verkooppresentaties bij grote retailers om zo ten koste van Unga deals te sluiten. [naam marketing director AH] verklaarde schriftelijk: “I had meeting today with Nebus and they presented me the miniatures concept you made for Albert Heijn.” Boost heeft het format verkocht aan Migros in Zwitserland, Lenta in Rusland en Real in Duitsland. Daarom zijn deze retailers niet met Unga in zee gegaan. Het profiteren is onrechtmatig, omdat Boost zonder toestemming van Unga de producten van Unga heeft gebruikt bij haar verkooppresentaties en omdat Boost tegen de potentiële klanten van Unga loog dat zij Unga’s goedkeuring had, aldus Unga.

4.13.1.Boost betwist dat zij Unga op onrechtmatige wijze concurrentie heeft aangedaan.

De rechtbank stelt voorop dat het enkele profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan schade ondervindt. Zoals hiervoor overwogen had Boost geen toestemming nodig van Unga om een miniatuurcampagne te presenteren en is het niet onrechtmatig om naar de samples van Unga te verwijzen bij deze presentatie.

Unga heeft haar stelling dat Boost onrechtmatig heeft gehandeld door Migros en andere retailers ertoe aan te zetten niet met haar in zee te gaan dan ook onvoldoende onderbouwd.

Wat betekent het feit dat Boost het merk Little Shop heeft gedeponeerd en weer heeft ingetrokken?

4.14.Boost voert als verweer dat zij het merk “Little Shop” heeft ingeschreven uit boosheid, omdat Unga Boost op oneigenlijke wijze tot een deal had proberen te bewegen. Zij heeft dit merk echter nooit gebruikt. Zij gebruikt voor haar campagnes de naam “Mini Mania”. Inmiddels is de merkregistratie ingetrokken

4.14.1.De rechtbank overweegt als volgt. Vast staat dat Boost het merk Little Shop heeft gedeponeerd, terwijl zij wist dat Unga dit teken gebruikte. Het depot is dus te kwader trouw verricht en dat is onrechtmatig jegens Unga. Vast staat echter ook dat Boost de inschrijving inmiddels ongedaan heeft gemaakt. Er is niet gebleken dat Boost het merk ooit heeft gebruikt. Voor zover Boost onrechtmatig heeft gehandeld door het merk in te schrijven, heeft zij dit onrechtmatig handelen inmiddels gestaakt. De rechtbank acht dit onrechtmatig handelen in het verleden onvoldoende om aan te nemen dat thans op deze grond sprake is van een rechtsbetrekking waarbij Unga partij is.

Conclusie ten aanzien van de primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen tot inzage/afschrift/uittreksel van de in bewijsbeslag genomen bescheiden

4.15.Zoals hiervoor onder 4.14.1 overwogen acht de rechtbank het onrechtmatig handelen in het verleden onvoldoende om aan te nemen dat thans op deze grond sprake is van een rechtsbetrekking waarbij Unga partij is. Voor het overige heeft Unga onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van auteursrechtinbreuk of anderszins onrechtmatig handelen van Boost jegens Unga, zodat de rechtsbetrekking waarop zij zich beroept eveneens onvoldoende aannemelijk is. Omdat aan deze voorwaarde niet voldaan is, leidt dit al tot afwijzing van de op artikel 843a Rv gebaseerde vorderingen. Of aan de overige voorwaarden (rechtmatig belang en bepaalde bescheiden) voldaan is, hoeft niet meer onderzocht te worden.

De vordering tot het gestaakt houden van elk gebruik van het teken Little Shop

4.16.Ter onderbouwing van deze vordering stelt Unga dat zij Little Shop heeft gebruikt als handelsnaam. Zij heeft namelijk de onderhavige acties steeds onder die naam gepresenteerd en zij treedt ook als zodanig naar buiten. De naam Unga is niet bij het publiek bekend. Daarnaast geldt als grondslag voor deze vordering ook de Europese merkinschrijving onder nummer 016619074 van 23 augustus 2017. Het beeld heeft als belangrijkste kenmerken de woorden Little Shop, zodat die woorden volgens Unga door deze registratie beschermd worden.

Boost betwist dat Unga het teken Little Shop als handelsnaam gebruikt. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel wordt Little Shop niet vermeld als handelsnaam van Unga. Een handelsnaam heeft alleen maar betrekking op een naam van een onderneming. In dit geval is echter aan het concept de naam Little Shop gegeven.

Het door Unga in augustus 2017 geregistreerde Europese beeldmerk gaat om een logo. Alleen de beeldelementen worden beschermd. Het woord Little Shop is beschrijvend en kan daarmee niet in aanmerking komen voor merkenrechtelijke bescherming, aldus Boost.

De rechtbank is van oordeel dat Unga, zo Boost het teken Little Shop al zou willen gebruiken, dit gebruik niet kan verbieden. De rechtbank verwerpt de stelling van Unga dat Little Shop een handelsnaam is. Unga toont niet aan dat zij het teken als naam gebruikt waaronder haar onderneming wordt gedreven. Het enkele gebruik van deze naam voor een aantal van haar campagnes, ook al is die naam beter bij het publiek bekend dan de naam Unga, kwalificeert niet als zodanig.

Ook de registratie van het Europese beeldmerk Little Shop kan Unga niet baten. Ten eerste dateert deze registratie van na het instellen van de vordering. Bovendien kan Unga het gebruik van de beschrijvende woorden “little shop” niet verbieden op grond van haar beeldmerk. Deze vordering zal daarom ook worden afgewezen.

De gevorderde dwangsom

4.17.Nu de vorderingen onder 1 t/m 5 worden afgewezen, zal ook de gevorderde dwangsom worden afgewezen.

Het gevorderde bevel tot het in bewaring blijven bij de gerechtelijk bewaarder

4.18.In artikel 1019c lid 2 Rv is bepaald dat het (bewijs)beslag van rechtswege vervalt zodra in de hoofdzaak is beslist en deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Met andere woorden blijft het gelegde bewijsbeslag liggen, zolang geen onherroepelijke beslissing is genomen. Eerst dan is de bewaarder verplicht tot afgifte daarvan aan de beslagen, tenzij de rechter op vordering van eiser anders heeft bepaald. Unga heeft dan ook geen belang bij het verstrekken van een afzonderlijk bevel. Deze vordering zal daarom eveneens worden afgewezen.

De proceskosten

4.19.Unga zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Omtrent de hoogte van de kostenveroordeling overweegt de rechtbank als volgt.

Boost heeft verzocht primair Unga te veroordelen in de werkelijke en volledige proceskosten, waaronder de kosten in verband met het bewijsbeslag die Boost genoodzaakt was te maken, alsmede de nakosten. Subsidiair heeft Boost verzocht Unga te veroordelen in de werkelijke proceskosten, voor zover deze zaak betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten, te begroten op 80% – althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen gedeelte – van de totale kosten en daarnaast Unga te veroordelen in de forfaitaire proceskosten, voor zover deze zaak geen betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten, met inbegrip van de nakosten, alsmede in de kosten in verband met het bewijsbeslag die Boost heeft gemaakt.

De door Boost in het geding gebrachte specificaties van de door haar gemaakte advocatenkosten bedragen achtereenvolgens € 86.027,37, € 20.120,50, € 31.843,29,

€ 23.184,58 en € 24.989,40, in totaal dus € 186.165,14.

Artikel 1019h Rv bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt (tenzij de billijkheid zich daartegen verzet).

Unga heeft geen verweer gevoerd tegen de hoogte van de door Boost gevorderde proceskosten. De Hoge Raad heeft echter in zijn arrest van 4 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3477) geoordeeld dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Onder meer teneinde de praktijk een handvat te bieden om de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen, hanteren de rechtbanken sinds 1 augustus 2008 zogeheten indicatietarieven. Deze tarieven zijn laatstelijk op 1 april 2017 herzien en zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Uitgangspunt is dat in geval van een gemengde grondslag, zoals in de onderhavige zaak, een kostenveroordeling volgt met toepassing van artikel 1019h Rv voor de proceskosten die moeten worden toegerekend aan het deel van de procedure dat onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn valt (m.a.w. het deel van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten). Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast.

De rechtbank schat dat de onderhavige procedure voor 80% betrekking heeft op (vermeende) intellectuele eigendomsrechten. Het indicatietarief voor een complexe rechtbankzaak als de onderhavige waarin tot en met de comparitie na antwoord is geprocedeerd, bedraagt maximaal € 35.000,00. De rechtbank ziet geen aanleiding om van een hoger tarief uit te gaan. De rechtbank ziet ook geen aanleiding om apart nog kosten in verband met het bewijsbeslag toe te kennen.

Aan advocaatkosten voor zover deze zijn gemaakt met betrekking tot het IE-deel van deze zaak is toewijsbaar € 28.000,00; 80% van het indicatietarief. De overige advocaatkosten conform het liquidatietarief van € 543,00 per proceshandeling, in casu de conclusie van antwoord en de comparitie na antwoord, dus twee proceshandelingen, worden begroot op 20% x € 1.086,00 = € 217,20. Daarnaast dient Unga het door Boost betaalde griffierecht ad € 618,00 te voldoen.

De tot heden aan de zijde van Boost gemaakte proceskosten waarin Unga zal worden veroordeeld worden aldus begroot op in totaal € 28.835,20. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met ingang van veertien dagen na dit vonnis.

4.20.De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld. De over de nakosten gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis.

De beslissing

De rechtbank

5.1.wijst de vorderingen af,

5.2.veroordeelt Unga in de proceskosten, aan de zijde van Boost tot op heden begroot op € 28.835,20, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot aan de voldoening,

5.3.veroordeelt Unga in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Unga niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Bartels, mr. M. van den Brink en mr. H.A.J.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2018.